Corte d'Appello Genova, sentenza 03/05/2024, n. 650
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Specializzata Impresa
R.G. 142/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Specializzata Impresa, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SE Marchio
nel procedimento iscritto al n. 142 /2022 promosso da:
DA O BATTJ 1963 s.n.c. DI ST NN E C. (C.F.
02427340993), in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, con sede in SA RG LI (GE), Via Maragliano 53/A, rappresentata e difesa dagli Avvocati Malagoli Matteo (C.F. [...]-
PEC matteo.malagoli@ordineavvgenova.it) e STnzo Luca (CSTLCU
91S21D969E – PEC luca.costanzo@ordineavvgenova.it), entrambi del
Foro di Genova, elettivamente domiciliata presso il di loro studio in
Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/4, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
DA Ö BA DI FO GI & C. S.n.c (C.F.
00173160995), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Portofino (GE), Via Vicolo Nuovo 15-17, rappresentata e difesa
dall'Avvocato Mazzone Gian Piero (C.F. [...]– PEC avvgianpieromazzone@cnfpec.it) del Foro di Alessandria, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alessandria, Piazza Filippo Turati 9, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione appellato
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 27/3/2024 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante DA O BATTJ 1963 SNC DI ST NN E
C. ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso e previo ogni altro incombente ritenuto necessario, annullare e/o totalmente riformare la gravata sentenza del
Tribunale Ordinario di Genova, Sezione Quinta Civile specializzata per l
'impresa, 3/12/2022, n. 2605, notificata il successivo 18/1/2022, resa nel procedimento sub R.G. n. 7827/2020, e per l 'effetto, accogliere l'atto di appello iscritto a ruolo dalla società esponente respingendo l'atto di citazione proposto in primo grado dalla società FO LO & Co.
S.n.c., per i motivi illustrati nel predetto atto di appello e, in particolare, previa sospensione dell'esecutività della sentenza gravata ex art. 283
c.p.c., accertare e dichiarare:
I) in via pregiudiziale, chiede la sospensione del presente procedimento, ex art. 295 c.p.c., nelle more della definizione del giudizio nanti il Tribunale di Genova sub R.G. n. 2750/2020, siccome vertente su fattispecie pregiudiziale alla controversia de qua;
pag. 2/24 II) in via principale, la sussistenza di un preuso del marchio controverso in capo alla società appellante e/o la non sovrapponibilità del marchio della società FO S. n. c. con la denominazione sociale/ditta/marchio della società appellante;
III) in subordine, il difetto di novità del marchio della FO S.n.c. rispetto alla denominazione sociale/ditta/marchio della società appellante;
IV) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio. Si insta per la rimessione in termini della società esponente ai sensi dell'art. 294 c.p.c. al fine dell'autorizzazione al deposito di documenti decisivi per la presente controversia.”
* * *
-parte appellata FO GI & C. SNC ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare: rigettare la richiesta di rimessione in termini per essere la stessa infondata in fatto ed in diritto;
rigettare la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. per essere la stessa infondata in fatto ed in diritto;
- in via principale e nel merito: rigettare l'appello, comprensivo dell'eccezione di nullità del marchio e di ogni altra domanda/eccezione/istanza/richiesta, per essere il medesimo infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il signor GI TI ST, detto “Battj”, secondo la ricostruzione di parte appellante (non contestata sul punto dall'appellato), svolgeva sin
pag. 3/24
dal 1963 la propria attività di ristorazione insieme con la moglie, titolare, signora DA DE RD, nei locali di Via Vico Nuovo n. 17 siti in
Portofino (GE).
La signora DA DE RD maturava però il proposito di cedere
l'azienda giacché per gravi motivi di salute aveva dovuto “trascurare notevolmente l'esercizio di che trattasi, lasciandolo chiuso per lunghissimi periodi, con grave danno e conseguente notevolissima riduzione della clientela” (cfr. pag. 21 appello che richiama il doc. 2 del fascicolo di parte attrice in primo grado).
I signori LO FO e EL CH pertanto, in data
31/3/1977, acquistavano dalla signora DA DE RD il diritto di piena ed esclusiva proprietà dell'azienda sita in Portofino (GE) nei locali di Vico
Nuovo n.17, denominata “Dau Battj”.
La società di nuova costituzione DA Ö BA DI FO
GI & C. s.n.c, di seguito la FO, iniziava quindi a svolgere, con decorrenza dal 21/11/1977, attività di ristorazione con somministrazione nei citati locali.
Il figlio del signor GI TI ST, parallelamente, apriva nel
1984 un nuovo locale nel Comune di SA RG LI, alla via
Partigiano Berto Solimano n. 56, denominato “Ristorante Da u Batti di
ST GI”, conferendolo in seguito nella società DA Ö BATTJ 1963
s.n.c. DI ST NN & CO, di seguito la ST NN.
È d'uopo precisare che la ragione sociale dell'odierna appellante trarrebbe origine dal diminutivo di GI TI ST, detto “Battj”, il quale aveva inaugurato l'attività di ristorazione nel 1963, poi proseguita altrove dai figli e dai nipoti dopo la cessione dell'azienda primigenia.
pag. 4/24
Emerge, invero, che la ST NN chiedeva ed otteneva, in data 6/8/2018, la registrazione del marchio “Battj” presso il Ministero dello
Sviluppo Economico.
Accadeva, tuttavia, che anche la FO conseguiva la registrazione del marchio “Ristorante Portofino Da o Batti”, in data 9/9/2019.
La FO, quindi, constatato che la ST NN si avvaleva di segni distintivi già in proprio uso da molti anni (impiegando il nome del “Battj” quale segno identificativo), conveniva dinanzi al
Tribunale di Genova la citata società al fine di accertare e dichiarare, in via principale, la decadenza e/o la nullità del marchio registrato da parte convenuta per difetto di novità.
La società attrice domandava, conseguentemente, di inibire alla convenuta la prosecuzione dell'utilizzo di tale marchio quale ragione sociale, insegna del relativo esercizio commerciale, profilo identificativo del sito internet, sui social network, nei biglietti da visita ed in altro materiale pubblicitario.
La FO chiedeva, inoltre, di condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti ed alla restituzione, a norma dell'articolo 125, comma terzo, del Codice della Proprietà Industriale, degli utili realizzati in violazione del diritto di privativa dell'attrice.
L'attrice domandava, infine, la fissazione di una penale pari a 500,00 euro, o di altro diverso importo ritenuto di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza nonché la pubblicazione della medesima.
Parte attrice, nel merito, sosteneva che la convenuta utilizzava, per
l'esercizio dell'attività di ristorazione nel locale sito in SA RG
pag. 5/24
LI, località Nozarego, Via Partigiano Berto Solimano, n. 56, una
“denominazione” ed un segno distintivo identici al proprio marchio registrato e già in uso da decenni (dal cedente l'azienda dal 1963 e dalla cessionaria dal 1977). Tale circostanza, ad avviso dell'attrice, era idonea ad ingenerare confusione presso il pubblico con conseguente sviamento della clientela, attesa anche la contiguità geografica dei due locali.
La FO allegava, sul punto, che numerosa clientela si recava presso il ristorante sito in SA RG LI nella erronea convinzione si trattasse di un nuovo locale “Da ö Batti” già sito a
Portofino.
Il Tribunale, all'udienza del 5/5/2021, dichiarava la contumacia della
ST NN e concedeva i termini istruttori.
Il Giudice di prime cure, poi, tratteneva la causa in decisione, rimettendola al collegio, senza ulteriore concessione di termini a difesa.
* * *
2. Sulla sentenza del Tribunale di Genova.
Il Tribunale di Genova, Sezione Specializzata per l'Impresa, con sentenza n. 2605/2021, pubblicata il 3/12/2021, vietava alla convenuta la prosecuzione dell'utilizzo, sotto qualsiasi veste grafica, dell'espressione
“Da ö Battj” come marchio, ragione sociale, insegna dell'esercizio commerciale e profilo identificativo del sito internet.
Il Giudice di prime cure, inoltre, fissava una penale pari a 200,00 euro, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza e ne ordinava la pubblicazione, per almeno due volte, sul quotidiano “Il Secolo XIX” a spese della convenuta. Il Tribunale di Genova, infine, condannava quest'ultima a rifondere le spese di lite di parte attrice.
pag. 6/24
Il Tribunale di Genova riteneva, in primo luogo, che i diritti vantati dalla società attrice trovassero tutela nell'articolo 20, comma primo, lett. b), del
Codice della Proprietà Industriale (Decreto Legislativo n. 30/2005). Il
Giudice di prime cure, in particolare, ravvisava la similitudine del marchio della convenuta e degli altri segni distintivi, rispetto al marchio “forte” registrato dalla società attrice, nella sovrapposizione totale della prima parte nominativa e nella affinità merceologica dei servizi resi.
Il Tribunale, infine, atteso il trasferimento del marchio di fatto in sede di cessione d'azienda nel 1977, escludeva la sussistenza del diritto al preuso della convenuta di cui all'articolo 2571 del Codice Civile.
* * *
3.Sul giudizio di appello.
La ST NN, avuto contezza della pubblicazione della sentenza soltanto nel gennaio 2022, impugnava la pronuncia del Tribunale sollevando plurime doglianze.
La società appellante, in via preliminare e pregiudiziale, presentava istanza di rimessione in termini a norma dell'articolo 294, c.p.c..
La ST NN sosteneva, infatti, di essere rimasta contumace nel giudizio di prime cure per causa a sé non imputabile. Invero la notifica era avvenuta a mezzo PEC, ma vi era stato l'inadempimento del professionista appositamente incaricato, con contratto spirato il 31/12/2021, di controllare la casella di posta certificata dell'impresa. Parte appellante non aveva avuto contezza della notifica del giudizio di primo grado e, per tale ragione, domandava l'ammissione della prova del rapporto di delega intercorso con il proprio consulente commerciale in merito al controllo
pag. 7/24
della posta elettronica certificata, attraverso la produzione del contratto di conduzione PEC e della relativa fattura per gli anni 2020 e 2021.
L'appellante, inoltre, si riservava di produrre diversi documenti e, in particolare: la visura camerale relativa all'impresa “Ristorante Da u Batti di
ST GI” attestante il suo esercizio a partire dal 1984;
i certificati di deposito del marchio del 2015;
i certificati di registrazione del marchio
“Battj” del 2018.
La ST NN, sempre in via preliminare, domandava la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 283, c.p.c.
La società appellante, con la prima censura di appello, rilevava che
l'espressione “Battj” costituiva il segno distintivo dell'impresa da più di trent'anni e che la locuzione “Da o Battj 1963” ne contraddistingueva dapprima la ditta, la “denominazione sociale” in seguito, nonché il marchio, da tempo antecedente rispetto alla registrazione operata dalla
FO. Parte appellante, in particolare, criticava la sentenza del
Tribunale nella parte in cui statuiva che “nel contesto suddetto i diritti attorei risultano discendere dalla registrazione comprovata ex articolo 20, comma 1, lett. b)” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
Trovava applicazione, quindi, ad avviso dell'appellante, la disciplina del preuso di cui all'articolo 2571, c.c. a norma del quale “chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso”.
pag. 8/24
La ST NN rilevava, in ogni caso, che la registrazione del proprio marchio si era perfezionata in data antecedente rispetto alla registrazione effettuata dalla FO.
La società appellante, con la seconda censura di appello, si doleva della pronuncia del Giudice di prime cure nella parte in cui statuiva che “la similitudine del marchio della convenuta, e degli altri segni distintivi, al marchio registrato attoreo è resa palese dalla sovrapposizione totale della prima parte “nominativa”, che caratterizza il marchio forte, dato a fronte del quale poco vale, in senso distintivo, il seguito della data aggiunto al nome” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
L'appellante deduceva, in particolare, la qualificazione del marchio di controparte quale marchio debole attesa la natura meramente descrittiva delle sue componenti. Ciò comportava, ad avviso dell'appellante, la piena differenziabilità tra i marchi utilizzati dalle due imprese.
La ST NN, con la terza censura di appello, lamentava
l'erroneità della pronuncia del Tribunale laddove aveva ritenuto applicabile il meccanismo presuntivo di cui all'articolo 2573, comma secondo, c.c. in forza del quale “quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una dita derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda”.
L'appellante, invero, rilevava che, poiché nel 1977 era stata trasferita una azienda inattiva, all'atto di cessione non poteva conseguire ope legis il trasferimento della ditta e del marchio di fatto. Parte appellante inoltre,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Specializzata Impresa
R.G. 142/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Specializzata Impresa, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SE Marchio
nel procedimento iscritto al n. 142 /2022 promosso da:
DA O BATTJ 1963 s.n.c. DI ST NN E C. (C.F.
02427340993), in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, con sede in SA RG LI (GE), Via Maragliano 53/A, rappresentata e difesa dagli Avvocati Malagoli Matteo (C.F. [...]-
PEC matteo.malagoli@ordineavvgenova.it) e STnzo Luca (CSTLCU
91S21D969E – PEC luca.costanzo@ordineavvgenova.it), entrambi del
Foro di Genova, elettivamente domiciliata presso il di loro studio in
Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/4, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
DA Ö BA DI FO GI & C. S.n.c (C.F.
00173160995), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Portofino (GE), Via Vicolo Nuovo 15-17, rappresentata e difesa
dall'Avvocato Mazzone Gian Piero (C.F. [...]– PEC avvgianpieromazzone@cnfpec.it) del Foro di Alessandria, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alessandria, Piazza Filippo Turati 9, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione appellato
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Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 27/3/2024 nelle forme della trattazione scritta.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante DA O BATTJ 1963 SNC DI ST NN E
C. ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso e previo ogni altro incombente ritenuto necessario, annullare e/o totalmente riformare la gravata sentenza del
Tribunale Ordinario di Genova, Sezione Quinta Civile specializzata per l
'impresa, 3/12/2022, n. 2605, notificata il successivo 18/1/2022, resa nel procedimento sub R.G. n. 7827/2020, e per l 'effetto, accogliere l'atto di appello iscritto a ruolo dalla società esponente respingendo l'atto di citazione proposto in primo grado dalla società FO LO & Co.
S.n.c., per i motivi illustrati nel predetto atto di appello e, in particolare, previa sospensione dell'esecutività della sentenza gravata ex art. 283
c.p.c., accertare e dichiarare:
I) in via pregiudiziale, chiede la sospensione del presente procedimento, ex art. 295 c.p.c., nelle more della definizione del giudizio nanti il Tribunale di Genova sub R.G. n. 2750/2020, siccome vertente su fattispecie pregiudiziale alla controversia de qua;
pag. 2/24 II) in via principale, la sussistenza di un preuso del marchio controverso in capo alla società appellante e/o la non sovrapponibilità del marchio della società FO S. n. c. con la denominazione sociale/ditta/marchio della società appellante;
III) in subordine, il difetto di novità del marchio della FO S.n.c. rispetto alla denominazione sociale/ditta/marchio della società appellante;
IV) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio. Si insta per la rimessione in termini della società esponente ai sensi dell'art. 294 c.p.c. al fine dell'autorizzazione al deposito di documenti decisivi per la presente controversia.”
* * *
-parte appellata FO GI & C. SNC ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare: rigettare la richiesta di rimessione in termini per essere la stessa infondata in fatto ed in diritto;
rigettare la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. per essere la stessa infondata in fatto ed in diritto;
- in via principale e nel merito: rigettare l'appello, comprensivo dell'eccezione di nullità del marchio e di ogni altra domanda/eccezione/istanza/richiesta, per essere il medesimo infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata”
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il signor GI TI ST, detto “Battj”, secondo la ricostruzione di parte appellante (non contestata sul punto dall'appellato), svolgeva sin
pag. 3/24
dal 1963 la propria attività di ristorazione insieme con la moglie, titolare, signora DA DE RD, nei locali di Via Vico Nuovo n. 17 siti in
Portofino (GE).
La signora DA DE RD maturava però il proposito di cedere
l'azienda giacché per gravi motivi di salute aveva dovuto “trascurare notevolmente l'esercizio di che trattasi, lasciandolo chiuso per lunghissimi periodi, con grave danno e conseguente notevolissima riduzione della clientela” (cfr. pag. 21 appello che richiama il doc. 2 del fascicolo di parte attrice in primo grado).
I signori LO FO e EL CH pertanto, in data
31/3/1977, acquistavano dalla signora DA DE RD il diritto di piena ed esclusiva proprietà dell'azienda sita in Portofino (GE) nei locali di Vico
Nuovo n.17, denominata “Dau Battj”.
La società di nuova costituzione DA Ö BA DI FO
GI & C. s.n.c, di seguito la FO, iniziava quindi a svolgere, con decorrenza dal 21/11/1977, attività di ristorazione con somministrazione nei citati locali.
Il figlio del signor GI TI ST, parallelamente, apriva nel
1984 un nuovo locale nel Comune di SA RG LI, alla via
Partigiano Berto Solimano n. 56, denominato “Ristorante Da u Batti di
ST GI”, conferendolo in seguito nella società DA Ö BATTJ 1963
s.n.c. DI ST NN & CO, di seguito la ST NN.
È d'uopo precisare che la ragione sociale dell'odierna appellante trarrebbe origine dal diminutivo di GI TI ST, detto “Battj”, il quale aveva inaugurato l'attività di ristorazione nel 1963, poi proseguita altrove dai figli e dai nipoti dopo la cessione dell'azienda primigenia.
pag. 4/24
Emerge, invero, che la ST NN chiedeva ed otteneva, in data 6/8/2018, la registrazione del marchio “Battj” presso il Ministero dello
Sviluppo Economico.
Accadeva, tuttavia, che anche la FO conseguiva la registrazione del marchio “Ristorante Portofino Da o Batti”, in data 9/9/2019.
La FO, quindi, constatato che la ST NN si avvaleva di segni distintivi già in proprio uso da molti anni (impiegando il nome del “Battj” quale segno identificativo), conveniva dinanzi al
Tribunale di Genova la citata società al fine di accertare e dichiarare, in via principale, la decadenza e/o la nullità del marchio registrato da parte convenuta per difetto di novità.
La società attrice domandava, conseguentemente, di inibire alla convenuta la prosecuzione dell'utilizzo di tale marchio quale ragione sociale, insegna del relativo esercizio commerciale, profilo identificativo del sito internet, sui social network, nei biglietti da visita ed in altro materiale pubblicitario.
La FO chiedeva, inoltre, di condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti ed alla restituzione, a norma dell'articolo 125, comma terzo, del Codice della Proprietà Industriale, degli utili realizzati in violazione del diritto di privativa dell'attrice.
L'attrice domandava, infine, la fissazione di una penale pari a 500,00 euro, o di altro diverso importo ritenuto di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza nonché la pubblicazione della medesima.
Parte attrice, nel merito, sosteneva che la convenuta utilizzava, per
l'esercizio dell'attività di ristorazione nel locale sito in SA RG
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LI, località Nozarego, Via Partigiano Berto Solimano, n. 56, una
“denominazione” ed un segno distintivo identici al proprio marchio registrato e già in uso da decenni (dal cedente l'azienda dal 1963 e dalla cessionaria dal 1977). Tale circostanza, ad avviso dell'attrice, era idonea ad ingenerare confusione presso il pubblico con conseguente sviamento della clientela, attesa anche la contiguità geografica dei due locali.
La FO allegava, sul punto, che numerosa clientela si recava presso il ristorante sito in SA RG LI nella erronea convinzione si trattasse di un nuovo locale “Da ö Batti” già sito a
Portofino.
Il Tribunale, all'udienza del 5/5/2021, dichiarava la contumacia della
ST NN e concedeva i termini istruttori.
Il Giudice di prime cure, poi, tratteneva la causa in decisione, rimettendola al collegio, senza ulteriore concessione di termini a difesa.
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2. Sulla sentenza del Tribunale di Genova.
Il Tribunale di Genova, Sezione Specializzata per l'Impresa, con sentenza n. 2605/2021, pubblicata il 3/12/2021, vietava alla convenuta la prosecuzione dell'utilizzo, sotto qualsiasi veste grafica, dell'espressione
“Da ö Battj” come marchio, ragione sociale, insegna dell'esercizio commerciale e profilo identificativo del sito internet.
Il Giudice di prime cure, inoltre, fissava una penale pari a 200,00 euro, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza e ne ordinava la pubblicazione, per almeno due volte, sul quotidiano “Il Secolo XIX” a spese della convenuta. Il Tribunale di Genova, infine, condannava quest'ultima a rifondere le spese di lite di parte attrice.
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Il Tribunale di Genova riteneva, in primo luogo, che i diritti vantati dalla società attrice trovassero tutela nell'articolo 20, comma primo, lett. b), del
Codice della Proprietà Industriale (Decreto Legislativo n. 30/2005). Il
Giudice di prime cure, in particolare, ravvisava la similitudine del marchio della convenuta e degli altri segni distintivi, rispetto al marchio “forte” registrato dalla società attrice, nella sovrapposizione totale della prima parte nominativa e nella affinità merceologica dei servizi resi.
Il Tribunale, infine, atteso il trasferimento del marchio di fatto in sede di cessione d'azienda nel 1977, escludeva la sussistenza del diritto al preuso della convenuta di cui all'articolo 2571 del Codice Civile.
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3.Sul giudizio di appello.
La ST NN, avuto contezza della pubblicazione della sentenza soltanto nel gennaio 2022, impugnava la pronuncia del Tribunale sollevando plurime doglianze.
La società appellante, in via preliminare e pregiudiziale, presentava istanza di rimessione in termini a norma dell'articolo 294, c.p.c..
La ST NN sosteneva, infatti, di essere rimasta contumace nel giudizio di prime cure per causa a sé non imputabile. Invero la notifica era avvenuta a mezzo PEC, ma vi era stato l'inadempimento del professionista appositamente incaricato, con contratto spirato il 31/12/2021, di controllare la casella di posta certificata dell'impresa. Parte appellante non aveva avuto contezza della notifica del giudizio di primo grado e, per tale ragione, domandava l'ammissione della prova del rapporto di delega intercorso con il proprio consulente commerciale in merito al controllo
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della posta elettronica certificata, attraverso la produzione del contratto di conduzione PEC e della relativa fattura per gli anni 2020 e 2021.
L'appellante, inoltre, si riservava di produrre diversi documenti e, in particolare: la visura camerale relativa all'impresa “Ristorante Da u Batti di
ST GI” attestante il suo esercizio a partire dal 1984;
i certificati di deposito del marchio del 2015;
i certificati di registrazione del marchio
“Battj” del 2018.
La ST NN, sempre in via preliminare, domandava la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 283, c.p.c.
La società appellante, con la prima censura di appello, rilevava che
l'espressione “Battj” costituiva il segno distintivo dell'impresa da più di trent'anni e che la locuzione “Da o Battj 1963” ne contraddistingueva dapprima la ditta, la “denominazione sociale” in seguito, nonché il marchio, da tempo antecedente rispetto alla registrazione operata dalla
FO. Parte appellante, in particolare, criticava la sentenza del
Tribunale nella parte in cui statuiva che “nel contesto suddetto i diritti attorei risultano discendere dalla registrazione comprovata ex articolo 20, comma 1, lett. b)” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
Trovava applicazione, quindi, ad avviso dell'appellante, la disciplina del preuso di cui all'articolo 2571, c.c. a norma del quale “chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso”.
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La ST NN rilevava, in ogni caso, che la registrazione del proprio marchio si era perfezionata in data antecedente rispetto alla registrazione effettuata dalla FO.
La società appellante, con la seconda censura di appello, si doleva della pronuncia del Giudice di prime cure nella parte in cui statuiva che “la similitudine del marchio della convenuta, e degli altri segni distintivi, al marchio registrato attoreo è resa palese dalla sovrapposizione totale della prima parte “nominativa”, che caratterizza il marchio forte, dato a fronte del quale poco vale, in senso distintivo, il seguito della data aggiunto al nome” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
L'appellante deduceva, in particolare, la qualificazione del marchio di controparte quale marchio debole attesa la natura meramente descrittiva delle sue componenti. Ciò comportava, ad avviso dell'appellante, la piena differenziabilità tra i marchi utilizzati dalle due imprese.
La ST NN, con la terza censura di appello, lamentava
l'erroneità della pronuncia del Tribunale laddove aveva ritenuto applicabile il meccanismo presuntivo di cui all'articolo 2573, comma secondo, c.c. in forza del quale “quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una dita derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda”.
L'appellante, invero, rilevava che, poiché nel 1977 era stata trasferita una azienda inattiva, all'atto di cessione non poteva conseguire ope legis il trasferimento della ditta e del marchio di fatto. Parte appellante inoltre,
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