Corte d'Appello Milano, sentenza 21/02/2024, n. 529
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Testo completo
N. R.G. 2524/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di imprese
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Massimo Meroni Presidente rel. dr. ssa Alessandra Aragno Consigliere dr. ssa Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2524/2022 promossa in grado d'appello
DA
EXERGY S.P.A. (C.F. 03078341207), elettivamente domiciliato in VIA DELLA
POSTA, 7 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. DRAGOTTI GUALTIERO
LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
pagina 1 di 42 EXERGY INTERNATIONAL S.R.L. (C.F. 03745100127), elettivamente domiciliato in VIA DELLA POSTA, 7 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. DRAGOTTI
GUALTIERO LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTI
CONTRO
DE SP (C.F. 02582620981), elettivamente domiciliato in VIA BRERA, 6
20121 MILANO presso lo studio dell'avv. CUONZO GABRIELE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. TREVISAN LUCA
([...]) VIA BRERA, 6 20121 MILANO;
CA ON
NA ([...]) Via Brera, 6 20121 MILANO;
APPELLATA
Oggetto: Brevetto di invenzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le appellanti ER AT s.r.l. e ER s.p.a.:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, rigettata ogni contraria domanda e istanza, previo esperimento di consulenza tecnica d'ufficio, in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 8961/2018 resa inter partes dal Tribunale di Milano in composizione collegiale (R.G. 12784/2014) il 14 giugno 2018 e pubblicata in data 11 settembre 2018, e della sentenza definitiva n. 1589/2022 resa inter partes dal Tribunale di Milano in composizione collegiale (R.G. 12784/2014) il 27 gennaio 2022 e pubblicata il 23 febbraio 2022, nelle parti e per i motivi di cui in narrativa, così giudicare:
Nel merito: pagina 2 di 42
- rigettare tutte le domande proposte da RB S.r.l. con atto di citazione notificato il 21 febbraio
2014;
- accertare e dichiarare che la fabbricazione, commercializzazione e/o pubblicizzazione dei dispositivi illustrati nella domanda di brevetto RB n. BS2012A000008 interferisce con i diritti esclusivi derivanti dal brevetto italiano n. 1.405.510, anche così come riformulato con istanza del 19 novembre
2015, e dalle porzioni italiane dei brevetti europei n.
2.699.767 e 2.743.463;
- accertare e dichiarare che la fabbricazione, commercializzazione e/o pubblicizzazione delle turbine
Axrad di RB, anche ove diversamente denominate, interferisce con i diritti esclusivi derivanti dai predetti titoli;
- accertare e dichiarare che la condotta di RB, così come descritta in narrativa e comunque come risultante dagli atti di causa, è illecita ai sensi dell'art. 2598 c.c.;
- inibire a RB la prosecuzione delle condotte sopra indicate;
- ordinare a RB il ritiro dal commercio delle turbine e comunque dei dispositivi interferenti con i diritti esclusivi di ER, siano essi o non denominati Axrad;
- fissare una penale, in misura non inferiore ad EUR 10.000, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dei predetti provvedimenti, ed in misura di EUR 150.000, o in quella superiore o inferiore che risulterà di giustizia, per ogni turbina prodotta o commercializzata successivamente alla emanazione dell'inibitoria;
- ordinare la pubblicazione dell'emanando provvedimento, in formato di almeno 12 moduli, in carattere doppio del normale e con i nomi delle parti in grassetto, per due volte non consecutive su almeno due quotidiani nazionali e su almeno due periodici specializzati;
- condannare RB al risarcimento del danno determinato in corso di causa;
- rigettare l'appello incidentale proposto da RB.
In via istruttoria:
- disporre l'esibizione della documentazione in possesso o nella disponibilità di RB, atta ad individuare gli elementi per l'identificazione dei soggetti coinvolti nella contraffazione, nonché
l'ampiezza della stessa;
- disporre l'esibizione della documentazione contabile di RB, incluso il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture e il registro dei corrispettivi e degli acquisti;
pagina 3 di 42
- disporre CTU contabile volta a determinare l'entità del danno cagionato dalla contraffazione, nonché gli utili conseguiti dalla convenuta;
- ammettere le prove testimoniali richieste dalle odierne appellanti con la memoria ex art. 183, comma
VI, n. 2) c.p.c. e di seguito integralmente trascritte:
1. Vero che il documento prodotto in atti sub doc. 4, da rammostrarsi al teste, riproduce un estratto del sito web di RB alla data del maggio 2014.
2. Vero che in occasione della Conferenza di Delft del 22-23 Settembre 2011 l'Ing. PAdacini di ER ha presentato la tecnologia oggetto del brevetto ER di cui è causa.
3. Vero che diversi addetti e/o tecnici di RB, tra cui i Sigg. AR AI, ER NI, CO Di
Prima e CA GA, hanno assistito alla Conferenza di Delft del 22-23 Settembre 2011.
Testi: Ing. CA NC XO
4. Vero che l'Ing. XO ha illustrato in più occasioni ai tecnici di Area Impianti, tra cui i Sigg.
AN MO, ES MU, ES TT e EL COlin, a partire dal dicembre
2013 sino al marzo 2014, la tecnologia ed il contenuto del brevetto ER di cui è causa.
5. Vero che in data 4 febbraio 2014 l'Ing. XO ha mostrato una copia del brevetto ER al Sig.
AN MO.
6. Vero che il Sig. AN MO era in possesso di una copia canadese del medesimo titolo, priva della rivendicazione corrispondente alla rivendicazione 9 del brevetto italiano.
7. Vero che il Sig. AN MO era stato informato da RB della possibilità che ER violasse un brevetto di RB.
Testi: Ing. CA NC XO, Sig. AN MO, Sig. ES MU, Ing. ES
TT e Sig. EL COlin.
8. Vero che l'Ing. XO ha illustrato ad Area Impianti la tecnologia offerta da ER a partire dalla fine del 2012, e comunque prima del novembre 2013.
9. Vero che l'Ing. XO ha illustrato la tecnologia offerta da ER nel corso dell'incontro del 28 novembre 2013 presso gli uffici Sisecam di Istanbul.
10. Vero che in occasione dell'incontro di cui al capitolo di prova che precede l'Ing. XO ha menzionato la domanda di brevetto ER.
Testi: Ing. CA NC XO.
11. Vero che ER apprendeva dell'esistenza di una offerta migliorativa da parte di RB nella trattativa con Area Impianti solo nel dicembre 2013.
12. Vero che nel corso di un incontro in data 19 dicembre 2013 presso Area Impianti il Sig. AN
MO comunicava all'Ing. XO di aver sottoscritto un accordo di riservatezza con RB, relativo anche alla conformazione della turbina oggetto dell'offerta RB.
pagina 4 di 42 Testi: Ing. CA NC XO, Sig. AN MO.
13. Vero che nel febbraio 2014 l'Ing. XO apprendeva da Area Impianti dell'esistenza di un documento in tesi idoneo ad anticipare il brevetto ER, messo a punto decenni prima da una equipe del Politecnico di Milano facente capo al Prof. Persico.
14. Vero che nessuno dei dipendenti e collaboratori di Area Impianti, al febbraio 2014, apparteneva o aveva avuto contatti con l'equipe di cui al capitolo che precede.
15. Vero che nel febbraio 2014 l'Ing. XO apprendeva da Area Impianti dell'esistenza di almeno una turbina AX di RB
16. Vero che la turbina oggetto del capitolo di prova che precede risultava successivamente essere quella installata presso il cementificio Holcim in Slovacchia.
Testi: Ing. CA NC XO, Sig. AN MO.
- nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli 7 e 8, ammettere la prova contraria. Teste: Sig.ra
RU LI, c/o Sisecam;
- nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli 10 e 11, ammettere la prova contraria. Teste: Sig.
AN MO;
- nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli 12 e 13, ammettere la prova contraria. Testi: Sig.
AN MO, Ing. ES TT, Sig. EL COlin;
- nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli 14, 15 e 16, ammettere la prova contraria. Testi Ing.
CA NC XO, Sig. AN MO, Ing. ES TT, Sig. EL COlin.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, o comunque con riforma della sentenza definitiva di primo grado in punto di condanna delle odierne appellanti alla rifusione delle spese di lite.”
Per l'appellata e appellante incidentale RB s.p.a.:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Specializzata Impresa, previa fissazione dell'udienza di discussione orale a seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 352 c.p.c., rigettata ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, ivi incluse quelle istruttorie svolte da ER,
In via principale:
pagina 5 di 42
- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello avversario nel migliore dei modi per
RB, e per l'effetto confermare le decisioni di primo grado nn. 8961/2018 e 1589/2022 nella parte in cui hanno accolto le domande di RB e rigettato le domande e le eccezioni avversarie;
In via di appello incidentale, previa parziale riforma della sentenza non definitiva n. 8961/2018, resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sez. Spec. Impresa, in composizione collegiale (R.G.
12784/2014) il 14 giugno 2018 e pubblicata in data 11 settembre 2018, non notificata, e della sentenza definitiva n. 1589/2022, resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sez. Spec. Impresa, in composizione collegiale (R.G. 12784/2014) il 27 gennaio 2022 e pubblicata il 23 febbraio 2022, non notificata, così giudicare:
1) che ogni attività compiuta da RB e/o dai suoi successori, clienti e aventi causa a qualsiasi titolo, di produzione, vendita, commercializzazione, importazione, esportazione, distribuzione, pubblicizzazione e utilizzazione in qualunque modo e nelle più diverse forme delle turbine AX
(anche se diversamente denominate e/o contrassegnate) e di ogni altra turbina avente analoghe caratteristiche non viola alcun valido diritto che in denegata ipotesi possa derivare in capo a ER
S.p.A. e/o ai suoi attuali e futuri licenziatari e/o ai suoi aventi causa e/o successori, ivi inclusa anche ma non solo ER AT s.r.l. da: i) il brevetto italiano IT 1 405 510 sia con riferimento al testo come
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di imprese
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Massimo Meroni Presidente rel. dr. ssa Alessandra Aragno Consigliere dr. ssa Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2524/2022 promossa in grado d'appello
DA
EXERGY S.P.A. (C.F. 03078341207), elettivamente domiciliato in VIA DELLA
POSTA, 7 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. DRAGOTTI GUALTIERO
LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
pagina 1 di 42 EXERGY INTERNATIONAL S.R.L. (C.F. 03745100127), elettivamente domiciliato in VIA DELLA POSTA, 7 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. DRAGOTTI
GUALTIERO LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTI
CONTRO
DE SP (C.F. 02582620981), elettivamente domiciliato in VIA BRERA, 6
20121 MILANO presso lo studio dell'avv. CUONZO GABRIELE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. TREVISAN LUCA
([...]) VIA BRERA, 6 20121 MILANO;
CA ON
NA ([...]) Via Brera, 6 20121 MILANO;
APPELLATA
Oggetto: Brevetto di invenzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le appellanti ER AT s.r.l. e ER s.p.a.:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, rigettata ogni contraria domanda e istanza, previo esperimento di consulenza tecnica d'ufficio, in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 8961/2018 resa inter partes dal Tribunale di Milano in composizione collegiale (R.G. 12784/2014) il 14 giugno 2018 e pubblicata in data 11 settembre 2018, e della sentenza definitiva n. 1589/2022 resa inter partes dal Tribunale di Milano in composizione collegiale (R.G. 12784/2014) il 27 gennaio 2022 e pubblicata il 23 febbraio 2022, nelle parti e per i motivi di cui in narrativa, così giudicare:
Nel merito: pagina 2 di 42
- rigettare tutte le domande proposte da RB S.r.l. con atto di citazione notificato il 21 febbraio
2014;
- accertare e dichiarare che la fabbricazione, commercializzazione e/o pubblicizzazione dei dispositivi illustrati nella domanda di brevetto RB n. BS2012A000008 interferisce con i diritti esclusivi derivanti dal brevetto italiano n. 1.405.510, anche così come riformulato con istanza del 19 novembre
2015, e dalle porzioni italiane dei brevetti europei n.
2.699.767 e 2.743.463;
- accertare e dichiarare che la fabbricazione, commercializzazione e/o pubblicizzazione delle turbine
Axrad di RB, anche ove diversamente denominate, interferisce con i diritti esclusivi derivanti dai predetti titoli;
- accertare e dichiarare che la condotta di RB, così come descritta in narrativa e comunque come risultante dagli atti di causa, è illecita ai sensi dell'art. 2598 c.c.;
- inibire a RB la prosecuzione delle condotte sopra indicate;
- ordinare a RB il ritiro dal commercio delle turbine e comunque dei dispositivi interferenti con i diritti esclusivi di ER, siano essi o non denominati Axrad;
- fissare una penale, in misura non inferiore ad EUR 10.000, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dei predetti provvedimenti, ed in misura di EUR 150.000, o in quella superiore o inferiore che risulterà di giustizia, per ogni turbina prodotta o commercializzata successivamente alla emanazione dell'inibitoria;
- ordinare la pubblicazione dell'emanando provvedimento, in formato di almeno 12 moduli, in carattere doppio del normale e con i nomi delle parti in grassetto, per due volte non consecutive su almeno due quotidiani nazionali e su almeno due periodici specializzati;
- condannare RB al risarcimento del danno determinato in corso di causa;
- rigettare l'appello incidentale proposto da RB.
In via istruttoria:
- disporre l'esibizione della documentazione in possesso o nella disponibilità di RB, atta ad individuare gli elementi per l'identificazione dei soggetti coinvolti nella contraffazione, nonché
l'ampiezza della stessa;
- disporre l'esibizione della documentazione contabile di RB, incluso il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture e il registro dei corrispettivi e degli acquisti;
pagina 3 di 42
- disporre CTU contabile volta a determinare l'entità del danno cagionato dalla contraffazione, nonché gli utili conseguiti dalla convenuta;
- ammettere le prove testimoniali richieste dalle odierne appellanti con la memoria ex art. 183, comma
VI, n. 2) c.p.c. e di seguito integralmente trascritte:
1. Vero che il documento prodotto in atti sub doc. 4, da rammostrarsi al teste, riproduce un estratto del sito web di RB alla data del maggio 2014.
2. Vero che in occasione della Conferenza di Delft del 22-23 Settembre 2011 l'Ing. PAdacini di ER ha presentato la tecnologia oggetto del brevetto ER di cui è causa.
3. Vero che diversi addetti e/o tecnici di RB, tra cui i Sigg. AR AI, ER NI, CO Di
Prima e CA GA, hanno assistito alla Conferenza di Delft del 22-23 Settembre 2011.
Testi: Ing. CA NC XO
4. Vero che l'Ing. XO ha illustrato in più occasioni ai tecnici di Area Impianti, tra cui i Sigg.
AN MO, ES MU, ES TT e EL COlin, a partire dal dicembre
2013 sino al marzo 2014, la tecnologia ed il contenuto del brevetto ER di cui è causa.
5. Vero che in data 4 febbraio 2014 l'Ing. XO ha mostrato una copia del brevetto ER al Sig.
AN MO.
6. Vero che il Sig. AN MO era in possesso di una copia canadese del medesimo titolo, priva della rivendicazione corrispondente alla rivendicazione 9 del brevetto italiano.
7. Vero che il Sig. AN MO era stato informato da RB della possibilità che ER violasse un brevetto di RB.
Testi: Ing. CA NC XO, Sig. AN MO, Sig. ES MU, Ing. ES
TT e Sig. EL COlin.
8. Vero che l'Ing. XO ha illustrato ad Area Impianti la tecnologia offerta da ER a partire dalla fine del 2012, e comunque prima del novembre 2013.
9. Vero che l'Ing. XO ha illustrato la tecnologia offerta da ER nel corso dell'incontro del 28 novembre 2013 presso gli uffici Sisecam di Istanbul.
10. Vero che in occasione dell'incontro di cui al capitolo di prova che precede l'Ing. XO ha menzionato la domanda di brevetto ER.
Testi: Ing. CA NC XO.
11. Vero che ER apprendeva dell'esistenza di una offerta migliorativa da parte di RB nella trattativa con Area Impianti solo nel dicembre 2013.
12. Vero che nel corso di un incontro in data 19 dicembre 2013 presso Area Impianti il Sig. AN
MO comunicava all'Ing. XO di aver sottoscritto un accordo di riservatezza con RB, relativo anche alla conformazione della turbina oggetto dell'offerta RB.
pagina 4 di 42 Testi: Ing. CA NC XO, Sig. AN MO.
13. Vero che nel febbraio 2014 l'Ing. XO apprendeva da Area Impianti dell'esistenza di un documento in tesi idoneo ad anticipare il brevetto ER, messo a punto decenni prima da una equipe del Politecnico di Milano facente capo al Prof. Persico.
14. Vero che nessuno dei dipendenti e collaboratori di Area Impianti, al febbraio 2014, apparteneva o aveva avuto contatti con l'equipe di cui al capitolo che precede.
15. Vero che nel febbraio 2014 l'Ing. XO apprendeva da Area Impianti dell'esistenza di almeno una turbina AX di RB
16. Vero che la turbina oggetto del capitolo di prova che precede risultava successivamente essere quella installata presso il cementificio Holcim in Slovacchia.
Testi: Ing. CA NC XO, Sig. AN MO.
- nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli 7 e 8, ammettere la prova contraria. Teste: Sig.ra
RU LI, c/o Sisecam;
- nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli 10 e 11, ammettere la prova contraria. Teste: Sig.
AN MO;
- nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli 12 e 13, ammettere la prova contraria. Testi: Sig.
AN MO, Ing. ES TT, Sig. EL COlin;
- nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli 14, 15 e 16, ammettere la prova contraria. Testi Ing.
CA NC XO, Sig. AN MO, Ing. ES TT, Sig. EL COlin.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, o comunque con riforma della sentenza definitiva di primo grado in punto di condanna delle odierne appellanti alla rifusione delle spese di lite.”
Per l'appellata e appellante incidentale RB s.p.a.:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Specializzata Impresa, previa fissazione dell'udienza di discussione orale a seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 352 c.p.c., rigettata ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, ivi incluse quelle istruttorie svolte da ER,
In via principale:
pagina 5 di 42
- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello avversario nel migliore dei modi per
RB, e per l'effetto confermare le decisioni di primo grado nn. 8961/2018 e 1589/2022 nella parte in cui hanno accolto le domande di RB e rigettato le domande e le eccezioni avversarie;
In via di appello incidentale, previa parziale riforma della sentenza non definitiva n. 8961/2018, resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sez. Spec. Impresa, in composizione collegiale (R.G.
12784/2014) il 14 giugno 2018 e pubblicata in data 11 settembre 2018, non notificata, e della sentenza definitiva n. 1589/2022, resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sez. Spec. Impresa, in composizione collegiale (R.G. 12784/2014) il 27 gennaio 2022 e pubblicata il 23 febbraio 2022, non notificata, così giudicare:
1) che ogni attività compiuta da RB e/o dai suoi successori, clienti e aventi causa a qualsiasi titolo, di produzione, vendita, commercializzazione, importazione, esportazione, distribuzione, pubblicizzazione e utilizzazione in qualunque modo e nelle più diverse forme delle turbine AX
(anche se diversamente denominate e/o contrassegnate) e di ogni altra turbina avente analoghe caratteristiche non viola alcun valido diritto che in denegata ipotesi possa derivare in capo a ER
S.p.A. e/o ai suoi attuali e futuri licenziatari e/o ai suoi aventi causa e/o successori, ivi inclusa anche ma non solo ER AT s.r.l. da: i) il brevetto italiano IT 1 405 510 sia con riferimento al testo come
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