Corte d'Appello Milano, sentenza 02/04/2024, n. 976

N. R.G. 400/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di imprese
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giuseppe Ondei Presidente dr. Massimo Meroni Consigliere rel dr. ssa Anna Ferrari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 400/2023 promossa in grado d'appello
DA
AR UB (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in CORSO
VENEZIA, 2 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. SENA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DELLA SCIUCCA
ANTONINO FRANCESCO ([...]) VIA C. BATTISTI, 8 20122
MILANO;
TI AL EL EL ([...]) CORSO
VENEZIA, 2 20121 MILANO;

APPELLANTE
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CONTRO
AR OT (ITALIA) SPA (C.F. 05355290965), elettivamente domiciliato in FORO BONAPARTE, 53 20121 MILANO presso lo studio dell'avv.
TORNATO ALBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PRADO IURI MARIA ([...]) FORO BUONAPARTE, 53
20121 MILANO;

APPELLATA
Oggetto: Brevetto (invenzione e modello) Marchio: Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante CA IN:

“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni domanda, eccezione, deduzione ed istanza istruttoria ex adverso proposte (ammettendo altrimenti la prova contraria con i testi già indicati in primo grado),
A - riformare parzialmente la sentenza non definitiva del Tribunale di MI 16 luglio 2019 n.
7094/19, confermando la validità del Lodo Arbitrale 27 ottobre 2016 con riferimento alla determinazione dell'equo premio spettante all'attore appellante sig. CA IN per il c.d. primo gruppo di brevetti;

B - riformare integralmente la sentenza definitiva del Tribunale di MI 10 gennaio 2023, n. 155/23 con riferimento tanto al c.d. primo gruppo di brevetti, quanto al c.d. secondo gruppo di brevetti;

C - spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, spese di arbitrato e compensi di C.T.U., integralmente rifusi.
Più specificamente: con riferimento ad A (sentenza non definitiva 7094/19):
- riformare parzialmente la sentenza non definitiva, confermando la validità del Lodo degli Arbitratori
27 ottobre 2016 nella parte in cui ha liquidato l'equo premio di € 670.000 (euro seicentosettantamila), oltre ad € 142.000 (euro centoquarantaduemila) per conguaglio spese legali, con riferimento al c.d.
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primo gruppo di brevetti, cioè ai brevetti, IT 1305887 ed EP 879641, IT 1357754 ed EP 1674156,
IT1357994 ed EP 1674155, IT 1319198 ed EP 1197259 relativi ai catalizzatori MA, H2MAXHD
e VOC, per i quali tale diritto è riconosciuto dalle sentenze del Tribunale di Torino 9 gennaio 2013 e della Corte d'Appello di Torino in data 5 marzo 2014, confermate dalla sentenza della Corte di
Cassazione 20 novembre 2017 n. 27500, precisando che su tali importi sono dovuti interessi e rivalutazione monetaria dalla data del Lodo 27 ottobre 2016, calcolati al 31 dicembre 2023 in €
584.264 (euro cinquecentottantaquattromila264), con ulteriori interessi e rivalutazione al saldo;

- in via subordinata (nella sola e denegata ipotesi di conferma della sentenza non definitiva nella parte in cui ha dichiarato la nullità del Lodo degli Arbitratori 27 ottobre 2016 per il c.d. primo gruppo di brevetti), in riforma della sentenza definitiva, procedere alla determinazione (ex art. 64.5 c.p.i.) dell'equo premio per il c.d. primo gruppo di brevetti,
- confermare le altre statuizioni circa la nullità del Lodo degli Arbitratori 27 ottobre 2016 per il c.d. secondo gruppo di brevetti;
con riferimento a B (sentenza definitiva 155/23):
- riformare la sentenza definitiva, procedendo, ex art. 64.5. c.p.i., a determinare l'equo premio con riferimento al c.d. secondo gruppo di brevetti, cioè ai brevetti IT 1338939 ed EP 1350765 ed ai catalizzatori FTMAX, AX e TY oltre che agli altri prodotti di cui ai brevetti IT
1319258 e EP 1201300, IT 1318644, IT 1357993 ed EP 1683564, per i quali tale diritto è riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Torino 9 gennaio 2013 e dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino
5 marzo 2014, confermate dalla sentenza della Corte di Cassazione 20 novembre 2017 n. 27500, oltre che per i brevetti US 7199077 ed EP 1509323, per i quali tale diritto è stato riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di MI in data 8 ottobre 2015 e dalla sentenza della Corte d'Appello di MI 27 giugno 2018, confermate dalla sentenza della Corte di Cassazione 12 dicembre 2022 n. 36140, nella somma che codesta Corte d'Appello vorrà determinare, procedendo secondo equità tenuto conto dell'importanza delle invenzioni e facendo ricorso a criteri, principi e valutazioni di opportunità che appaiano i più adatti ed i più equi per la risoluzione del caso concreto, ordinando, ove necessario, a
IA OD (Italia) s.p.a. di fornire (ex art. 121 c.p.i.) le informazioni e di esibire la documentazione ed i dati di fatturato dei prodotti FTMAX, TY e AX in quanto realizzati anche in attuazione dei brevetti US n. 7271126 ed europeo EP 1768779 e dei brevetti US
7037876 ed EP 1663855, brevetti tutti che costituiscono continuation in part dei brevetti US 7199077 ed EP 1509323, comprendendo rivalutazione ed interessi a partire dalla data di maturazione del diritto, con ulteriori interessi e rivalutazione al saldo.”

Per l'appellata IA OD (Italia) s.p.a.:

“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria e diversa domanda, deduzione, ed eccezione,
In via preliminare

1. dichiarare ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. per i motivi indicati in narrativa, l'inammissibilità dell'appello interposto da IN;

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1. Previa acquisizione del fascicolo di prime cure, respingere l'appello interposto da CA IN con accoglimento delle domande, eccezioni e istanze svolte in prime cure da IA OD (Italia)
S.p.A. come da foglio di precisazione delle conclusioni in data 6 ottobre 2021 da intendersi qui integralmente trascritto;

Con vittoria di spese del primo e del secondo grado del giudizio.”

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1) Decisione oggetto dell'impugnazione

Sentenza non definitiva n. 7094 del Tribunale di MI pubblicata il 16.7.2019 e sentenza definitiva n.
155 del Tribunale di MI pubblicata il 11.1.2023.
2) Il fatto

Vengono di seguito esposti i fatti rilevanti per la decisione che sono pacifici tra le parti (in quanto allegati da una parte e non contestati dalle altre) o che sono provati dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado:
1) in esecuzione di un contratto di lavoro dipendente con IA OD (Italia) s.p.a. (d'ora in poi anche solo IA), CA IN aveva contribuito, unitamente ad altri due dipendenti di IA, alle invenzioni per le quali questa aveva conseguito i brevetti IT 1305887 (ed EP 879641), IT 1357754
(ed EP 1674156), IT 1357994 (ed EP 1674155), IT 1319198 (ed EP 1197259), IT 1338939 (ed EP
1350765), IT 1319258 (ed EP 1201300), IT 1318644, IT 1357993 (ed EP 1683564);

2) il Tribunale di Torino con sentenza del 9.1.2013, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di
Torino del 5.3.2014, divenuta definitiva in seguito alla sentenza n. 27500/2017 della Corte di
Cassazione, aveva accertato il diritto di CA IN a percepire l'equo premio, previsto dall'art. 64 c.
2 D.Lvo n. 30/2005, per le invenzioni di cui al punto sub. 1);

3) in esecuzione di un contratto di lavoro dipendente con IA, CA IN aveva altresì contribuito, unitamente ad altri due dipendenti di IA, alle invenzioni per le quali questa aveva conseguito i brevetti EP 1509323 e US 7199077;

4) il Tribunale di MI con sentenza del 8.10.2015, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di MI del 27.6.2018, divenuta definitiva in seguito alla sentenza n. 36140/22 della Corte di
Cassazione, aveva accertato il diritto di CA IN a percepire l'equo premio, previsto dall'art. 64 c.
2 D.Lo n. 30/2005, per le invenzioni di cui al punto sub. 3);

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5) non essendo stato raggiunto un accordo tra le parti, CA IN, con atto di nomina dell'arbitro del
7.5.2014, aveva richiesto la determinazione dell'entità dell'equo premio al collegio di arbitratori, ai sensi dell'art. 64 c. 4 D.Lo 30/2025;

6) il collegio di arbitratori (con il dissenso dell'arbitro Massimo Cartella), a fronte della richiesta di
IN di determinare l'importo complessivo dell'equo premio in € 18.875.000, per le invenzioni per le quali il diritto era stato accertato dalla sentenza del Tribunale di Torino, e in € 5.000.000, per le invenzioni per le quali il diritto era stato accertato dalla sentenza del Tribunale di MI, con lodo del
27.10.2016 ha determinato nell'importo complessivo di € 670.000 l'equo premio per le invenzioni di cui ai brevetti IT 1305887 (ed EP 879641), IT 135774 (ed EP 1674156), IT 1357994 (ed EP 1674155),
IT 1319198 (ed EP 1197259) e nell'importo complessivo di € 30.000 l'equo premio per le invenzioni di cui ai brevetti IT 1338939 (ed EP 1350765), IT 1319258 (ed EP 1197259) 1318644, IT 1357993 (ed
EP 1683564).
7) nel dispositivo del lodo il brevetto IT 1357754 è stato indicato, per evidente errore materiale, come
IT 135774 e il brevetto europeo corrispondente al brevetto IT 1319258 è stato indicato, per evidente errore materiale, come EP 1197259 anziché come EP 1201300;
inoltre nel dispositivo del lodo non viene assunta alcuna decisione con riguardo alle invenzioni di cui ai brevetti EP 1509323 e US
7199077, per le quali IN aveva, invece, chiesto la determinazione dell'entità dell'equo premio.
3) Lo svolgimento del processo di primo grado.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, CA IN ha convenuto in giudizio davanti al
Tribunale di MI (procedimento iscritto al n. RG 3569/2017) IA OD (Italia) s.p.a. ed ha chiesto:
. di accertare la nullità del lodo del 27.10.2016, nella parte in cui ha liquidato l'equo premio in € 30.000 per le invenzioni di cui ai brevetti IT 1338939 (ed EP 1350765), IT 1319258 (ed EP 1201300), IT
1318644, IT 1357993 (ed EP 1683564), ritenuto tale importo irrisorio, e nella parte in cui non ha preso in considerazione le invenzioni di