Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/03/2024, n. 489

N. R.G. 93/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Luigi Nannipieri Presidente relatore Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 93/2023 con OGGETTO: Marchio Europeo promossa da:
ER AL S.C.P.A. (C.F. FR-52572076396), ER IE S.P.A. (C.F. 08653190150), con il patrocinio dell'avv. PANELLI GAIA, dell'avv. MA- NASSERO GIOVANNA e CAMUSSO ALBERTO. elettivamente domiciliate in Via Venti Settembre 40 FIRENZE presso il difensore avv. PANELLI GAIA
APPELLANTI- ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
UT DI UT AM & C. S.A.S. (C.F. 01279200503 ), UT S.R.L. (C.F. 01723370506 ), UT ITALIA S.R.L. (C.F. 01895820502 ), rappresentati e difesi dall'Avv. DROANDI ALESDR, dall'Avv. RESTANO FEDERICO, dall'Avv. RICOL- FI MARCO, domiciliate in Firenze, Via De' Conti, 3 presso il difensore DROANDI S- DR APPELLATI- APPELLANTI INCIDENTALI -CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 3442/2016 del Tribunale di Firenze pubblicata il 20/10/2016 (giudizio di rinvio a seguito di ordinanza 17/10/2022 n.30455 della Corte di Cassazione).
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CONCLUSIONI
In data 21 novembre 2023 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni
Per parte appellante-attrice in riassunzione: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, vista l'ordinanza della Corte di Cas- sazione 22 settembre 2022 - 17 ottobre 2022 ed in applicazione dei princìpi di diritto ivi stabiliti, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 3442 del 10 maggio 2016, depositata in data 20 ottobre 2016, previa acquisizione integrale del fascicolo di primo grado e del precedente grado di appello, previe le declaratorie del caso, così pronun- ciare:
In via principale, nel merito: previo accertamento e declaratoria in ordine alla validità ed efficacia dei marchi co- munitari n. 00208337 e n. 004467247, e dei marchi italiani n. 1003725 e n. 1003726 ri- spettivamente relativi ai prodotti (borse) denominati Y” e N” come meglio specificati in atti
a) accertare e dichiarare che ogni attività di produzione e/o commercializzazione e/o pubblicizzazione e/o offerta in vendita dei prodotti indicati in atti da parte delle società convenute costituisce violazione dei diritti delle esponenti sui marchi relativi alle borse denominate Y” e N” come meglio specificati in atti, e/o comunque atto di con- correnza sleale ex art. 2598 c.c. e, per l'effetto,
b) inibire in via definitiva alle società convenute, ciascuna per quanto di ragione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ogni ed ulteriore atto di pro- duzione e/o commercializzazione e/o pubblicizzazione dei prodotti indicati in atti e, comunque di ogni altro prodotto costituente violazione dei diritti di MÈ ovvero at- to di concorrenza sleale per i motivi di cui tutti in atti;

c) disporre a carico delle società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresen- tanti pro tempore, ciascuna per quanto di ragione, una sanzione pecuniaria non infe- riore ad Euro 2.000 (duemila) per ogni eventuale giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza, e di Euro 500 per ogni prodotto corrispondente a quelli di cui ai capi che precedono, che dovessero essere posti sul mercato successivamente alla sen- tenza stessa;

d) dichiarare tenuta e condannare le società convenute, in solido tra loro, al risarci- mento dei danni patiti dalle esponenti, nella somma che risulterà di giustizia al termine della fase istruttoria ovvero, in subordine, con liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
ovvero in ulteriore subordine emettere sentenza di condanna generi- ca, con la concessione di una provvisionale, che si indica nella somma di Euro 300.000 (trecentomila);

e) condannare inoltre UT AM & C. s.a.s., e/o UT RL e/o UT AL RL, ciascuna per quanto di ragione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ai sensi dell'art. 125 n. 3 CPI, alternativamente e/o cumulativamente al risarcimento del danno di cui ai capi che precedono, a restituire alle attrici l'utile netto realizzato dalla
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vendita dei prodotti di cui è causa e come in atti meglio individuati, nella misura de- terminanda in esito alla fase istruttoria;

f) ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza a cura delle attrici ed a spese delle convenute su due quotidiani a tiratura nazionale (La Stampa e Corriere della sera) ed almeno una rivista di settore (Vogue), a caratteri doppi del normale, autorizzando la riproduzione fotografica delle borse LY e BI onde consentire la piena intelligibili- tà del contenuto della sentenza;

In via istruttoria
Previa declaratoria di inammissibilità e conseguente espunzione dal fascicolo di causa dei documenti avversari n. C1 – C36:
g) ordinare alle società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, l'esibizione della documentazione contabile, commerciale e doganale, dal 2003 alla data dell'emanando provvedimento, e relativa, direttamente o indirettamen- te, alla produzione e/o distribuzione dei prodotti, dei relativi packaging ed etichette oggetto del presente giudizio (art. 121, comma 2, CPI e 210 c.p.c.);

h) ordinare alle società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produ- zione e distribuzione dei prodotti di cui è causa, come meglio individuati in narrativa del presente atto, dal 2003 alla data dell'emanando provvedimento (ex art. 121, comma 2 CPI), anche a mezzo di interrogatorio formale ex art. 121 bis CPI - pena l'applicazione delle sanzioni di cui al combinato disposto degli artt. 127, comma 1 bis CPI e 372 c.p. - del legale rappresentante della società convenuta, nonché degli eventuali ulteriori sog- getti che saranno da questi indicati come implicati nella produzione o distribuzione;
a tal fine si indicano i seguenti capitoli di interrogatorio:
- indichi nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei fornitori, dei precedenti detentori dei prodotti per cui è causa, nonché dei grossisti e dettaglianti a Lei noti, in AL e all'estero;

- indichi le quantità dei prodotti per cui è causa da Lei prodotte, fabbricate, ricevute o ordinate, commercializzate o consegnate, nonché i relativi prezzi di acquisto e vendita;

- indichi i canali di distribuzione dei prodotti per cui è causa, in AL ed all'estero, compresi siti internet ed esercizi commerciali all'ingrosso o al dettaglio, ed i Suoi di- stributori in genere, con nome e indirizzo dei soggetti per gli stessi responsabili;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di rinvio e di quello di Cassazione, oltre, rimborso forfetario e spese generali, CPA al 2% ed IVA al 20%, e successive ed oc- corrende”.
Per la parte appellata- convenuta in riassunzione : Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria domanda, istanza, de- duzione ed eccezione, preliminarmente, accertare e dichiarare l'inammissibilità del motivo di appello avver- sario relativo alla opponibilità ed efficacia della transazione;

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nel merito, respingere l'appello avversario in relazione al difetto di legittimazione pas- siva della UT di UT AM & C. s.a.s. ed a tutti e ciascuno dei motivi fatti valere dalla MÈ verso le società UT in quanto infondati in fatto ed in diritto;
in via di appello incidentale subordinato, in eventuale riforma della sentenza del Tri- bunale di Firenze del 10 maggio 2016, n. 3442, accogliere i tre motivi articolati ai punti X-XIII e relativi all'eccezione di transazione, alla riconvenzionale di nullità dei marchi MÈ per difetto del requisito dell'estraneità al prodotto (limitatamene alla UT s.r.l) ed all'eccezione di preuso;
in via di appello incidentale, riformare la statuizione relativa alle spese condannando le appellanti al pagamento per intero delle spese di causa di primo e di secondo grado sopportate dalle appellate. in via istruttoria,
- ammettere, occorrendo, la prova per testi sui seguenti capitoli di prova n. 1), 2) e 3), già indicati in primo grado dalla UT di UT AM & nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 e non ammessi:
1) Vero che la ditta UT di UT AM & C. s.a.s. dal febbraio 1994 ha prodotto e commercializzato borse ed articoli di pelletteria compresi quelli indicati nell'atto di scrittura privata sottoscritto in data 12/11/2003, che le viene mostrato?
2) Riferite se dal gennaio 2006 ad oggi la ditta UT di UT AM & C. s.a.s. ha pro- dotto e commercializzato borse ed articoli di pelletteria?
3) Riferite se la ditta UT di UT AM & C. s.as. ha prodotto e commercializzato borse in pelle in violazione dell'accordo raggiunto con MÈ e formalizzato nella scrittura privata del 12/11/2003, che le viene mostrata?
Essendo indicati a testi sui precitati capitoli di prova i sig.ri. UT PI, residente in UT (PI);
AN ET, residente in UT (PI);
TE SS, residente in Borgo a Buggiano (PT);
respingere tutte le istanze istruttorie avversarie con vittoria di spese e di onorari, ivi inclusi quelli del procedimento in Cassazione.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado

1. Con atto di citazione notificato nel dicembre 2009 MÈ IN S.c.p.a.
e MÈ IT S.p.a. (in seguito, per brevità e cumulativamente, “MÈ”) conveniva- no dinanzi al Tribunale delle imprese di Firenze la società UT di UT AM S.a.s., esponendo:
- che in una boutique nella centralissima Via della Spiga a Milano erano state poste in vendita a prezzi elevati delle borse costituenti imitazione e contraffazione dei modelli
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di borse Y” e N”, in violazione dei diritti di privativa industriale MÈ
(marchi italiani n. 882873 e n. 1003725 e marchio comunitario n. 002083327 aventi ad oggetto la forma della borsa di MÈ Y”;
marchi italiani n. 882872 e n. 1003726 e marchio comunitario n. 4467247 aventi ad oggetto la forma della borsa di MÈ “Bir- kin”);

- che la società convenuta già in precedenza aveva commercializzato articoli in pos- sibile contraffazione dei prodotti MÈ e il 12 novembre 2003 era stato sottoscritto da
ÉS IE S.A. un accordo transattivo che prevedeva: il riconoscimento da parte di
UT di UT AM S.a.s. della titolarità in capo ad MÈ dell'esclusiva sui propri modelli denominati LY, BI, DE, LYado, IC;
l'impegno di UT a cessare e mai più riprendere la produzione di alcuni specifici modelli;
il riconoscimento da parte di MÈ, a fini transattivi, che altri specifici modelli ,in relazione ai materiali utilizzati
(plastica, stoffa), caratterizzazioni, collocazione nel mercato, erano ritenuti non confon- dibili con i prodotti MÈ;
impegno di UT a differenziarsi sempre più e quanto più possibile dai modelli di produzione MÈ;

- che, a seguito di ulteriori verifiche, era riscontrato che presso il punto vendita di
UT in Firenze, GA UO, erano poste in vendita numerose borse riproducen- ti i modelli LY e BI di MÈ;

- che le condotte della convenuta integravano violazione dei marchi di forma regi- strati, concorrenza sleale.
Le attrici chiedevano quindi accertarsi la violazione dei diritti sui marchi relativi al- le borse denominate Y” e N” o comunque la concorrenza sleale, con pronunzia di inibitoria, condanna al risarcimento del danno, pubblicazione della sentenza.
Si costituiva in giudizio UT di UT AM S.a.s. che contestava le domande, ec- cepiva l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione a seguito dell'accordo transattivo del 2003, evidenziava che la società convenuta UT di UT AM S.a.s. dal 2006 ave- va cessato la produzione e commercializzazione delle borse, con conferimento del relati- vo ramo di azienda a UT s.r.l..
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Su istanza delle attrici era autorizzata la chiamata in giudizio di UT S.r.l. e di UT
AL S.r.l. (titolare, dal 22 dicembre 2008, del negozio ad insegna “UT Accessories Fi- renze” di GA UO).
Le terze chiamate UT S.r.l. e UT AL S.r.l. si costituivano in giudizio, contestan- do le domande;
UT s.r.l. eccepiva il preuso rispetto alla registrazione dei marchi e chie- deva in via riconvenzionale dichiararsi la nullità dei marchi delle società attrici.
Il Tribunale di Firenze con sentenza n. 3442/2016 pubblicata il 20 ottobre 2016 co- sì statuiva:
“1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di UT AM & C. s.a.s.;

2. rigetta le domande proposte dalle attrici nei confronti di UT AL s.r.l. e UT
s.r.l.;

3. dichiara, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da UT
s.r.l., la nullità dei seguenti marchi di titolarità dell'attrice MÈ IN
S.c.p.a: - marchio italiano n. 1003725 (depositato in data 10.5.2002 e concesso in data
13.4.2006);
- marchio italiano n. 1003726 (depositato in data 10.5.2002 e concesso in data 13.4.2006);
- marchio comunitario n. 002083327 (depositato in data 9.2.2001 e concesso in data 14.6.2005);
- marchio comunitario n. 004467247 (depositato in data
26.5.2005 e concesso in data 11.5.2007);
nonché dei seguenti marchi di titolarità dell'attrice MÈ IT s.r.l.: - marchio italiano n. 882873 (depositato in data

8.1.2003 e concesso in data 6.2.2003);
- marchio italiano n. 882872 (depositato in data

8.1.2003 e concesso in data 6.2.2003);

4. dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate fra le parti.”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“In ordine, altresì, all'accordo transattivo del 12.11.2003 (vd. doc. 38 attrici e doc.
1 UT s.a.s.) va rigettata ogni eccezione, sollevata dalle società attrici e terze chiamate
a partire dalla loro memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e ribadita in sede di