Cass. civ., sez. I, sentenza 17/11/2011, n. 24179

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Presidente -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. C A - rel. Consigliere -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. C M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso proposto da:
DENICO NERI S.R.L. (P.I. 00141690404), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TARO

35, presso l'avvocato P E, rappresentata e difesa dall'avvocato L V, giusta procura in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
LUCI NEL MONDO S.R.L.;

- intimata -
avverso la sentenza n. 2368/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2011 dal Consigliere Dott. A C;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato E P che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R R G che ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna alle spese o, in subordine, rimessione degli atti alle SS.UU..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE


1. La Domenico Neri s.r.l. chiese al Tribunale di Roma di accertare la violazione da parte della Luci nel Mondo s.r.l. dei propri diritti di brevetto per disegno ornamentale, con l'adozione dei provvedimenti consequenziali. La convenuta resistette alla domanda, eccependo la nullità dei brevetti e proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni per le domande denigratorie proposte in causa. Il Tribunale di Roma, accogliendo solo in parte la domanda attrice, dichiarò la nullità di due dei brevetti della società attrice.

2. La corte d'appello di Roma, con la sentenza 22 maggio 2008, respinse il gravame della Domenico Neri s.r.l., in ordine all'extrapetizione commessa con la dichiarazione di nullità dei brevetti, osservando che la società convenuta aveva posto l'eccezione di nullità in questione, per violazione del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, art. 5 a presupposto della richiesta di rigetto
della domanda attrice.


3. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre la Domenico Neri s.r.l per tre motivi.
La Luci nel Mondo s.r.l. non ha svolto difese.


4. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e del R.D. n. 1127 del 1939, art.79 per aver la corte del merito dichiarato la nullità del brevetto
sull'eccezione della convenuta, come tale inidonea a radicare un giudizio di nullità con efficacia di giudicato erga omnes. Si formula il quesito di diritto se non violi il principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato il giudice che trasformi una semplice eccezione di parte convenuta in una domanda riconvenzionale idonea ad essere assistita dal giudicato con efficacia erga omnes.

5. Premesso che in materia di violazioni processuali, nelle quali la corte di legittimità è giudice del fatto, non è ammessa l'impugnazione per vizio di motivazione, giacché tale vizio è privo di qualsiasi incidenza nella decisione, e che in ogni caso mancherebbe, nella specie, la sintesi richiesta dall'art. 366 bis c.p.c. per tale mezzo d'impugnazione, la denunciata violazione
processuale, esaminabile sotto il profilo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 sussiste. Al riguardo è da osservare quanto segue. Nella sua formulazione originale, il R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 79 applicabile anche in materia di modelli e disegni ornamentali per effetto del richiamo del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, art. 1 in materia di brevetti per modelli industriali, disponeva che le decadenze o le nullità di un brevetto d'invenzione avrebbero avuto valore assoluto e perentorio quando fossero dichiarate con sentenze, passate in giudicato, in seguito ad azione promossa dal pubblico ministero. Il testo della disposizione fu modificato dal D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, art. 33 che sopprimendo il riferimento all'azione promossa dal pubblico ministero estese l'efficacia erga omnes a tutte le decadenze o nullità "dichiarate con sentenze passate in giudicato" (la formulazione è rimasta invariata nell'art. 123 del Codice della proprietà industriale, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, attualmente vigente, ma inapplicabile ratione temporis). Ne deriva che, da quel momento, tale efficacia è riferibile anche alle sentenze nelle quali la pronuncia di decadenza o nullità ha luogo su domanda di una parte privata, ferma restando, evidentemente, la necessità che in tali giudizi sia chiamato ad intervenire il pubblico ministero, e indipendentemente dalle conclusioni prese da questi. Sulla base di queste premesse, il Procuratore generale, nella discussione orale, ha sostenuto la tesi che, a seguito della riforma del 1979, l'efficacia erga omnes dovrebbe riconoscersi a tutte le sentenze che, anche soltanto su eccezione di parte, abbiano pur incidentalmente accertato la nullità del brevetto, e che la contraria opinione rifletterebbe ancora la vecchia impostazione, non più sostenibile dopo che il legislatore ha sancito l'equiparazione della domanda di parte a quello del pubblico ministero.
Il collegio non ritiene di poter condividere questa impostazione. Nel sistema vigente, l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto, di regola, soltanto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art. 2909 c.c.), sicché l'espressa previsione dell'efficacia erga omnes del giudicato di nullità del brevetto, sancita dal R.D. n. 1127 del 1939, art. 79 costituisce una deroga (quantunque non sia l'unica) ad una regola generale, che originariamente si coordinava con la legittimazione del pubblico ministero, a tutela di interessi generali tutelati dall'ordinamento. La riforma del 1979 ha inciso sul rapporto tra legittimazione all'azione di nullità ed efficacia del giudicato, nel senso che l'efficacia erga omnes di questo è riconosciuto all'accertamento, anche se richiesto dal privato;
essa, tuttavia, non ha modificato la formula che identifica la pronuncia suscettibile di formare il giudicato ("decadenze o le nullità anche parziali di un brevetto di invenzione ... dichiarate con sentenze passate in giudicato"), la quale è in relazione non già con la legittimazione, bensì con i modi di esercizio dell'azione. Non v'è dunque ragione plausibile per attribuire alla riforma del 1979 l'intento di incidere sul principio generale per il quale il giudice - all'infuori dei casi nei quali per legge o per esplicita domanda di una delle parti sia necessario decidere con efficacia di giudicato una questione preliminare alla decisione di merito che gli è richiesta - conosce delle questioni sollevata in via di eccezione solo incidenter tantum. Questa soluzione, del resto, era presupposta in alcune precedenti pronunce di questa corte, sia quando è stata esclusa la necessità della partecipazione del pubblico ministero se la nullità del marchio sia stata dedotta come mera eccezione (Cass. 16 luglio 2004 n. 13159), e ciò, sebbene le sentenze che pronunciano la nullità del marchio debbano essere comunicate all'Ufficio centrale dei brevetti;
e sia quando è stata esclusa la necessità della sospensione del giudizio, in cui la nullità del brevetto sia stata soltanto eccepita, in pendenza di altro giudizio di accertamento con efficacia di giudicato della medesima nullità (Cass. 22 novembre 2006 n. 24859). Tutto ciò premesso, non pare dubbio che nella fattispecie in esame la nullità fosse stata solamente eccepita. Il giudice di merito, negando l'ultrapetizione incorsa nella sentenza di primo grado, che quella nullità aveva inteso accertare con efficacia di giudicato, con l'argomento che l'accertamento costituiva il presupposto del rigetto della domanda avversaria, e dunque con un argomento che giustificava soltanto una pronuncia incidentale, è incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c.. 6. Il secondo motivo, vertente sull'asserita mancata partecipazione del pubblico ministero al giudizio di nullità del brevetto, e il terzo motivo, circa il vizio di motivazione nell'interpretazione dell'eccezione di nullità come domanda riconvenzionale, sono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.
In conclusione l'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza sul punto, in applicazione del principio che viola l'art. 112 c.p.c. il giudice il quale, nel respingere una domanda di tutela di brevetto per disegno ornamentale, per la ritenuta nullità del brevetto eccepita dal convenuto, accerti la nullità del brevetto in via principale e la dichiari in sentenza. La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini in fatto, con l'eliminazione, dal dispositivo della sentenza impugnata, della declaratoria di nullità del brevetto.
In mancanza di precedenti puntuali in termini, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio di legittimità.