Cass. civ., sez. I, sentenza 14/10/2009, n. 21835

CONTRIBUTO UNIFICATO ORIGINALE 2 1835709 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA brevetto eurofec IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nullita LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 13853/2007 Cron.21835 PRIMA SEZIONE CIVILE Rep. 6937 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 07/07/2009 Dott. CORRADO CARNEVALE Presidente - Consigliere PU Dott. ANIELLO NAPPI - - Consigliere Dott. LUCIANO PANZANI Rel. Consigliere Dott. MARINA TAVASSI Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE ha pronunciato la seguente I SENTENZA sul ricorso 13853-2007 proposto da: M.P.G. MANIFATTURA PLASTICA S.R.L. (P.I. 05109740968), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso l'avvocato SASSANI BRUNO cheNICOLA, la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SANTONOCITO FEDERICA, JANDOLI VINCENZO, FRANZOSI 2009 MARIO, giusta procura a margine del ricorso;
1301 ricorrente-

contro

ROSA PLAST S.R.L. (c.f. 03233020175), in persona del ні legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso l'avvocato LUCATTONI PIERLUIGI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SPOLIDORO MARCO SAVERIO, MARASA' GIORGIO, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente

contro

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI, PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA GENERALE DEL TRIBUNALE DI MILANO ;
intimati avverso la sentenza n. 702/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2009 dal Consigliere Dott. MARINA TAVASSI;
udito, per la ricorrente, 1'Avvocato CAPPONI BRUNO, per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato LUCATTONI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione. Min 11 II 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 2.04.02 la OS PL s.r.l., società operante nel settore manifatturiero delle materie plastiche, a seguito delle diffide ricevute in relazione alla produzione di contenitori per gelati, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la M. P.G. Manifattura PLica s.r.l. per chiedere che venisse dichiarata la nullità della porzione italiana del brevetto europeo della convenuta, depositato in data 24.05.91 e concesSO il 13.07.94, intitolato "Vassoio con copertura dotata di chiusura di garanzia", rivendicante come priorità il modello di utilità italiano n. 219.731 depositato il 13.06.90, e per chiedere che quest'ultimo venisse dichiarato scaduto per decorrenza del termine decennale, con pubblicazione della sentenza. M. P.G. Manifattura PLica si costituiva, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. All'esito della CTU, il Tribunale di Milano in data 16.06/05.07.05, accoglieva la domanda dell'attrice dichiarando la nullità della frazione italiana del brevetto europeo di M. P.G., disponendo la pubblicazione del dispositivo della sentenza e condannando la convenuta al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale riteneva fondate le contestazioni sollevate da OS PL: diversamente da 川 т н 川 川 川 ・川 3 川 川 · | |41- 1 quanto rilevato in CTU, l'assenza di indicazioni chiusura rivendicatasull'utilità della particolare comportava l'impossibilità di riconoscere al titolo il gradiente di originalità necessario, valido per la sua brevettazione. L'intervenuta scadenza della durata decennale del modello di utilità, poi, comportava l'impossibilità di riconoscere al brevetto europeo una tutela maggiore di quella che il trovato avrebbe conseguito se la sua brevettazione fosse stata chiesta solo a livello nazionale. Con la M. P.G.citazione notificata il 7/10.10.05, s.r.l. proponeva appello rilevando che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che il brevetto in questione non descrivesse adeguatamente l'effetto tecnico dell'invenzione, mentre la lettura della descrizione e delle rivendicazioni potevano consentirne la facile ricavabilità da parte del tecnico medio del settore. Il brevetto EP 461.691 consentiva di risolvere il problema di garantire una buona tenuta del contenitore in senso opposto a quanto insegnava la tecnica nota e, cioè, senza creare un incastro a scatto, ma mantenendo dritti entrambi i bordi del coperchio e del contenitore. Anche il CTU aveva riconosciuto la non ovvietà 4 dell'invenzione. Il primo Giudice aveva errato nel ritenere che la mancata indicazione nel brevetto del problema tecnico risolto comportasse la mancanza di livello inventivo, dovendosi valutare l'invenzione nel suo complesso senza necessità di una descrizione dettagliata dello scopo e dei mezzi per raggiungerlo. Erronea era stata anche la scelta di aver valutato la frazione nazionale del brevetto europeo rivendicante come priorità un modello di utilità alla stregua dei principi applicabili ai modelli piuttosto che alle invenzioni, nonostante l'Ufficio Europeo Brevetti avesse riconosciuto al trovato il livello inventivo proprio delle invenzioni e benché tali criteri fossero uguali anche a livello nazionale. Anche la pubblicazione della sentenza, che aveva dichiarato il brevetto nullo, era da considerasi errata, non avendo il Tribunale compiuto alcun accertamento della violazione dei diritti di proprietà industriale, in violazione dell'art. 126 C.P.I. OS PL si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. La Corte d'Appello di Milano, in data 25.10.06- 12.03.07, respingeva l'appello, condannando l'appellante a rifondere alla OS PL s.r.l. le нт spese del grado. 5 Per la Corte d'Appello, l'effetto tecnico che il brevetto in questione voleva raggiungere era l'agevole formazione di una chiusura di garanzia frangibile, che fosse successivamente sovrapponibile, in modo da poter essere ripristinata una chiusura a buona tenuta tra il vassoio e l'elemento di copertura delle vaschette. rilevava come il brevetto non Tuttavia la Corte indicazione circa l'effetto che contenesse alcuna intendeva raggiungere con il meccanismo ideato, onde, pur a fronte della novità estrinseca, non si poteva apprezzare la novità intrinseca o l'originalità del trovato ai fini della validità della sua brevettazione. La Corte Osservava quindi che il modello di utilità italiano era ormai scaduto e che la italiana del brevetto europeo dovesse porzione essere regolata dalla legge nazionale, comunque originalità e di altezzacosicché la mancanza di inventiva, richieste dalla legge italiana ai fini della valida brevettazione dell'oggetto come invenzione, non poteva essere superata grazie al riconoscimento europeo, Affermava ancora la Corte che la pubblicazione della sentenza era stata motivata, non in base a ragioni di prevenzione o risarcitorie, ma quale metodo idoneo a legalità. La contribuire al ripristino della pubblicazione poteva essere disposta, non incontrando i limiti della necessità di accertamento in sentenza diritti della proprietà della violazione di industriale. L'appello proposto dalla M.P.G. Manifattura PLica doveva, quindi, essere respinto. Avverso tale sentenza la M. P.G. Manifattura PLica s.r.l., proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 3.05.07, articolando sette motivi di censura. OS PL s.r.l. proponeva controricorso, notificato in data 14.06.07, chiedendo il rigetto del ricorso avversario con conseguente conferma della impugnata sentenza della Corte d'Appello. Entrambe le parti depositavano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Dopo aver riassunto le circostanze fattuali e lo 1.1 - del processo, la difesa della M. P.G. svolgimento Manifattura PLica s.r.l., come primo motivo di ricorso, deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 D.P.R. n. 32/79 e 59 R.D. n. 1127/39, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.. Secondo la Corte territoriale, la concessione del sottoposta a due condizioni:brevetto europeo era oltre alla comparazione del trovato con l'arte anteriore nota ed al positivo riscontro che esso ne rappresentasse un perfezionamento, avrebbe dovuto M 7 essere di segno favorevole anche la valutazione della originalità o altezza inventiva del sistema, mediante l'indicazione del problema tecnico incontrato e risolto attraverso il trovato. La Corte, infatti, non aveva dubitato del fatto che il nuovo sistema di M. P.G. si fosse discostato sensibilmente dallo stato della tecnica nota, ma aveva negato la ricorrenza dell'originalità o dell'altezza inventiva, dalla cui presenza il Collegio aveva preteso di inferire la brevettabilità del trovato. L'affermazione del Giudice di seconde cure circa l'impossibilità di ritrovare nel nuovo contenitore di era in M. P.G. il "gradiente di originalità necessario" contrasto con quanto emerso dalla CTU. Triplice era, quindi, l'errore della Corte d'appello, che aveva dichiarato, contra legem, la nullità del brevetto al di fuori dei casi consentiti, esigendo la congiunta presenza dei due presupposti indicati in precedenza e estendendo la soluzione anche al settore peculiare delle invenzioni meccaniche. La mancata esposizione del problema tecnico risolto non era tra i presupposti, da ritenersi tassativi, dai quali la legge faceva derivare la nullità del brevetto per invenzione. Le uniche ipotesi di nullità erano quelle previste dall'art. 10 D.P.R. n. 32/79, che rimandava all'art. 8 59 R.D. n. 1127/39. specificazione del problema Non era richiesta la risolto, bastando l'esito positivo del tecnico confronto tra trovato e arte tecnica precedente. Diversamente dal campo delle invenzioni chimico per le invenzioni meccaniche era da farmaceutiche, un'univoca relazione tra mezzi riscontrarsi risultato tecnico dell'invenzione. funzionamento La difesa ricorrente poneva alla Corte il seguente quesito di diritto. "Dica la Corte di Cassazione se, ai fini della concessione del brevetto per invenzioni industriali e dove si tratti di invenzioni meccaniche rilevanti per il c.d. brevetto europeo, sia necessaria la