Cass. civ., sez. I, ordinanza 07/02/2020, n. 02979

re ORDINANZA sul ricorso 15518/2016 proposto da: I T L France S.a.s. (già Talc De Luzenac France s.a.s. unipersonnelle), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Bocca di Leone n. 78, presso lo studio dell'avvocato Pinnaro' Maurizio, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati C M, F M, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro och.2,0 1'3 I F S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pompeo Magno n. 2/b, presso lo studio dell'avvocato L F, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R G, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 459/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2019 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale C A che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Bologna con sentenza del 9 febbraio 2016 ha respinto l'impugnazione avverso la decisione del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato nullo il brevetto EP 971988 B1 con riguardo alle rivendicazioni n. 19 e n. 24. La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ora rileva, che: - con riguardo alla rivendicazione n. 19, concernente "polvere di talco, caolino o mica", la consulenza tecnica d'ufficio e le prove sperimentali svolte hanno accertato identiche caratteristiche rispetto al prodotto ottenuto con il c.d. procedimento Michot, anteriormente documentato, onde difetta il requisito della novità;
infatti, come chiarito dal c.t.u., ciò discende dal fatto che un prodotto non può ritenersi nuovo, se, attuando un procedimento tecnico già noto, si ottenga lo stesso prodotto oggetto del brevetto stesso, come appunto accertato nel caso di specie;
quanto al c.d. indice di lamellarità del ,i) bene, non è stato considerato rilevante dal c.t.u., quale parametro poco significativo;
- con riguardo alla rivendicazione n. 24, concernente "pezzo di materiale termoplastico a base di copolimero di etilene e di propilene", essa difetta di inventiva, sulla base degli accertamenti svolti anche mediante consulenza tecnica d'ufficio e delle prove sperimentali espletate;
- non sussiste contraffazione del prodotto da parte di Imi Fabi s.p.a., sulla base degli accertamenti svolti anche mediante l'espletata consulenza tecnica d'ufficio. Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla soccombente, sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso l'intimata Imi Fabi s.p.a., che deposita anche la memoria. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - I motivi del ricorso possono essere come segue riassunti: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 76, comma 1, lett. a) e 46 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nonché artt. 54 e 138 Conv. sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, per avere la corte territoriale considerato il criterio della c.d. descrizione implicita o inerenza, al fine di escludere la novità della rivendicazione n. 19, criterio, però, disatteso dalla Commissione ampliata di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti in data 11 dicembre 1989, n. G 2/88;
infatti, in presenza di una descrizione scritta, occorre riferirsi al solo documento e non a dati extratestuali, come invece nella specie è avvenuto;
ed 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 76, comma 1, lett. a) e 46 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nonché artt. 54 e 138 Conv. sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, per avere la corte territoriale mancato di verificare se il metodo preesistente descritto nel c.d. /n procedimento Michot conducesse inevitabilmente al prodotto di cui alla rivendicazione n. 19, come richiesto dalle Linee guida dell'Ufficio europeo dei brevetti, e come invece nella specie non avviene;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 76, comma 1, lett. a) e 46 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nonché artt. 54 e 138 Conv. sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, per avere la corte affermato che i risultati del procedimento descritto nella tesi di Michot, in particolare delle prove 24, presentano tutti i caratteri della rivendicazione n. 19, senza accertare se le informazioni tecniche fossero ricavabili in modo diretto e non ambiguo dal documento stesso;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 76, comma 1, lett. a) e 46 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nonché artt. 54 e 138 Conv. sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, per avere la corte omesso di accertare che il rapporto Michot non contiene tutte le informazioni necessarie per privare di novità la rivendicazione n. 19, in particolare con riguardo al diametro di taglio D95 e D98;
5) omesso esame di fatto decisivo, con riguardo al medesima circostanza indicata nel motivo che precede, dato che l'assenza di detti due parametri nel rapporto Michot è rilevabile dal documento n. 5b di Imi;
6) violazione e falsa applicazione degli artt. 76, comma 1, lett. a) e 46 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nonché artt. 54 e 138 Conv. sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, per avere la corte del merito ritenuto priva di attività inventiva la rivendicazione n. 24;
7) violazione e falsa applicazione dell'art. 66, comma 2, lett. a) d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, per avere la corte territoriale respinto la domanda di accertamento della contraffazione proposta dalla ricorrente, senza considerare che il prodotto era oggetto dell'autonoma rivendicazione n. 19, indipendentemente dal procedimento utilizzato per realizzarlo./f\ 2. - Il primo motivo è infondato. L'art. 76 d.lgs. n. 30 del 2005 prevede la nullità del brevetto «a) se l'invenzione non è brevettabile ai sensi degli artt. 45, 46, 48, 49, e 50», disponendo, a loro volta, l'art. 45 che sono richiesti i requisiti della novità ed attività inventiva, e l'art. 46 che un'invenzione «è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica», questo inteso come «ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo», salva comunque «la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione». Del pari, l'art. 54 della Convenzione sul brevetto europeo, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973 ed entrata in vigore, per l'Italia, il 1 0 dicembre 1978, in seguito alla legge di ratifica 26 maggio 1978, n. 260, prevede che «(1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. (2) Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda di brevetto europeo mediante una descrizione scritta o orale, un'utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo», salvo sempre l'uso diverso. La sentenza impugnata ha ritenuto, in punto di fatto - mediante l'ausilio della consulenza tecnica d'ufficio - che, attuando il procedimento tecnico Michot come anteriormente documentato, ai giunge ad ottenere lo stesso prodotto oggetto del brevetto di cui alla rivendicazione n. 19, per la produzione di "polvere di talco, caolino o mica", dotato di certe caratteristiche: che sono dunque identiche, secondo gli accertamenti operati dal giudice del merito, a quelle del g prodotto ottenuto con il procedimento anteriormente conosciuto. Ha concluso che, pertanto, difetta il requisito della novità. Tanto basta per ritenere il motivo infondato, dal momento che, in modo inequivoco, la corte territoriale ha così espresso il suo convincimento in fatto, condiviso col giudice di primo grado e suffragato dal necessario accertamento di natura tecnica, circa la mancanza di novità: affermando come "il documento Michot si dimostri incontestabilmente quale documento anteriore e descrittivo dello stato della tecnica in relazione al medesimo procedimento oggetto del brevetto" (p.