Cass. civ., sez. I, sentenza 12/11/2019, n. 29252

") L 1 r 01 9 74,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto FRANCESCO A.

GENOVESE

Presidente Scadenza del brevetto. Azione in giudizio. rigetto. UMBERTO L. C. G.

SCOTTI

Consigliere Contraffazione indiretta, presupposti.

ANTONIO VALITUTTI

Consigliere - Rel. Ud. 31/05/2019 PU cron.

LOREDANA NAZZICONE

Consigliere R.G.N. 17135/2015

MASSIMO FALABELLA

Consigliere SENTENZA sul ricorso 17135/2015 proposto da: Profilumbra S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pasubìo n.15, presso lo studio dell'avvocato M L, rappresentata e difesa dagli avvocati B M, F G R, M R, giuste procura a margine del ricorso e procura speciale per dott. A B, coadiutore temporaneo del Notaio dott. A S di F - Rep.n, 22513 del 16.5.2019;
-ricorrente - contro nA,',3 I BS Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Vicolo dell'Oro n.24, presso lo studio dell'avvocato C R, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati P T M, T A, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente -

contro

Prefitalia S.r.l., (già S.p.a.), Italprefabbricati S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Largo della Gancia n.1, presso lo studio dell'avvocato C V, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato Acronzio Fabrizio, giuste procure in calce al controricorso;
-controricorrenti- avverso la sentenza n. 1770/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/05/2019 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione dei motivi primo e secondo del ricorso principale e del motivo terzo dell'incidentale;
rigetto del resto;
uditi, per la ricorrente, gli avvocati Marco Bianchi e Giuseppe Roberto Ferranti che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente B.S. Italia, l'avvocato Turi Maria Prado che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi, per le controricorrenti Italprefabbricati +1, gli Avvocati Fabrizio Acronzio ed Alberto Improda, con delega orale, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 24 marzo 2004, la BS Italia s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Profilumbra s.p.a., Prefitalia s.p.a. (ora Prefitalia s.r.I.) e Italprefabbricati s.p.a., chiedendo accertarsi la contraffazione del brevetto europeo EP 381000 - di cui era licenziataria esclusiva l'attrice, relativo ad un «pannello prefabbricato in calcestruzzo con strato termicamente isolante o di alleggerimento» - inibirsi alle convenute l'utilizzo dei profilati realizzati, condannarsi le medesimo in solido al risarcimento dei danni derivati dalla contraffazione, assegnarsi in proprietà alla istante i profilati, i prefabbricati contenenti detti profilati ed i macchinari per la loro produzione, nonché pubblicarsi l'emananda sentenza.

1.1. In particolare, l'attrice lamentava che Profilumbra avesse prodotto e commercializzato profilati metallici, alienandoli a Prefitalia e ad Italprefabbricati, e che queste ultime li avessero utilizzati per produrre e commercializzare pannelli prefabbricati in contraffazione del brevetto EP 381000. La prima società era chiamata, pertanto, a rispondere di contraffazione indiretta, le altre due di contraffazione diretta del suddetto brevetto.

1.2. Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva n. 10165/2006, accertava la contraffazione, da parte delle convenute, della rivendicazione 1 del brevetto EP 381000, inibiva alle medesime la prosecuzione dell'attività di contraffazione e le condannava al risarcimento da liquidarsi in prosieguo, rimettendo la causa sul ruolo per la loro quantificazione. Con sentenza definitiva n. 4992/2009, le convenute venivano condannate al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 850.000, oltre al pagamento delle spese di lite.

1.3. Nelle more del giudizio di appello avverso tale decisione, incardinato da Profilumbra s.p.a. - nel quale si costituivano BS Italia, Prefitalia ed Italprefabbricati, proponendo, altresì, appello incidentale - veniva, peraltro, emessa dalla Corte d'appello di Milano la sentenza n. 1101/2014 - prodotta dalla appellante, in copia autentica, nel predetto giudizio di appello - con la quale, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, la Corte milanese dichiarava la nullità della frazione nazionale del brevetto EP 381000, fatte salve le due rivendicazioni 4 e 10. 2. Con sentenza n. 1770/2015, depositata il 18 marzo 2015, la Corte d'appello di Roma, così provvedeva: a) dichiarava la nullità di entrambe le sentenze impugnate (la n. 10165/2006 e la n. 4992/2009);
b) accertava l'illiceità della condotta posta in essere in concorso da Profilumbra s.p.a. nonché da Italprefabbricati s.p.a. e da Prefitalia s.r.I., relativa, rispettivamente, alla produzione di profilati, la prima, e di pannelli prefabbricati, le altre due, costituente contraffazione del brevetto europeo con estensione in Italia EP 381000;
c) disponeva l'inibitoria, a carico delle tre società, della prosecuzione di qualsiasi attività produttiva e commerciale avente comunque ad oggetto la contraffazione del predetto brevetto;
d) condannava in solido Profilumbra, Italprefabbricati e Prefitalia al risarcimento dei danni in favore di BS Italia, quantificati in Euro 354.773, oltre agli interessi sulle somme dovute ed alle spese dei due gradi del giudizio.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso Profilumbra s.p.a. nei confronti di BS Italia s.p.a., di Italprefabbricati s.r.l. e di Prefitalia s.r.I., affidato a quattro motivi. Le tre intimate hanno resistito con controricorso, meramente adesivo quello di Italprefabbricati s.r.l. e di Prefitalia s.r.l.

4. Profilumbra s.p.a. e BS Italia s.p.a. hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.