Cass. civ., sez. I, sentenza 20/11/2017, n. 27500

27500 2017 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: BREVETTO Composta da Vittorio RAGONESI - Presidente - R.G.N. 15564/2014 Francesco Antonio GENOVESE - Consigliere - 27500 Cron. - Consigliere Rel.- CA DE CHIARA Mauro DI MARZIO UP 01/02/2017 - Consigliere - - -Consigliere - Massimo FALABELLA ha pronunciato la seguente of SENTENZA sul ricorso proposto da: C.U.C.!. AN OD (ITALIA) S.P.A., in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore sig. WE DÜ, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. BE Tornato, dall'Avv. Iuri Maria Prado e dall'Avv. Roberto Coen, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Vicolo dell'Oro n. 24 ricorrente

contro

NI AR

- intimato -

e sul ricorso proposto da: NI AR, rappresentato e difeso, per procura speciale in 161 calce al controricorso, dall'Avv. Prof. Giuseppe Sena, dall'Avv. Paola 7 1 0 2 Tarchini, dall'Avv. Elisabetta Berti Arnoaldi Veli e dall'Avv. Antonino Della Sciucca, con domicilio eletto in Roma, Via Terenzio n. 21, presso lo studio dell'Avv. Francesco Samperi - controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

AN OD (ITALIA) S.P.A. - intimata avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 555/14 depositata il 19 marzo 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 1° febbraio 2017 dal Consigliere CA DE CHIARA;
uditi gli Avv.ti Iuri Maria PRADO e BE TORNATO per la ricorrente;
udita l'Avv. Elisabetta BERTI ARNOALDI VELI per il controricorrente e ricorrente incidentale;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale BE CA, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. Nel gennaio 2009 il sig. CA RU convenne davanti al Tribunale di Torino - Sezione specializzata per le controversie in materia di proprietà industriale ed intellettuale la Süd-Chemie Catalysts Italia s.r.l., chiedendo accertarsi, ai sensi dell'art. 64, comma 2, cod. prop. ind., il suo diritto all'equo premio in relazione ai brevetti italiani n. 1282267, n. 1305887, n. 1318644, n. 1319198, n. 1319258, n. 1338939 e alle domande n. MI2004A002500 (brevetto poi concesso con il n. 1357754), n. MI2004A002455 (brevetto poi concesso con il n.1357993), n. MI2006A000059 (brevetto poi concesso con il n. 1373569) ed ai brevetti europei EP1645332A1, EP1674155A1, EP1683564A3, EP1674A56A1, tutti ottenuti dalla società grazie a invenzioni da lui effettuate nel periodo in cui aveva lavorato alle dipendenze di essa, 2 e condannarsi quest'ultima al pagamento di € 24.640.000, con riserva di adire il collegio degli arbitratori di cui all'art. 64, cit., comma 4. La società convenuta resistette in giudizio sostenendo che si trattava di invenzioni di servizio, non di azienda, e propose anche domanda riconvenzionale subordinata con riferimento al brevetto conseguente alla domanda n. MI2006A000059, presentata dall'attore, chiedendo accertarsi il difetto del relativo diritto in capo a quest'ultimo, dal quale pretendeva altresì il risarcimento del danno per la divulgazione di propri segreti industriali connessa alla domanda di brevetto;
nonché domanda riconvenzionale di accertamento del difetto dei requisiti di brevettabilità dei ritrovati di cui alle privative n. 1282267, n. 1318644, n. 1357994 (domanda n. MI2004A002456), n. 1319258, n. 1357993 (domanda n. MI2004A002455) e alla domanda n. MI2006A00005. L'attore propose, infine, quale reconventio reconventionis, azione di contraffazione in relazione a quest'ultima domanda e al concedendo brevetto. All'esito di consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale accolse parzialmente la domanda dell'attore, dichiarando il suo diritto all'equo premio in relazione alle privative n. 1305887, n. 1319198, n. 1338939, n. 1357754, n. 1318644, n. 1357994, n. 1319258, n. 1357993 e corrispondenti privative europee, disattesa ogni altra domanda, con condanna della società ai 4/5 delle spese processuali e a quelle di consulenza tecnica di ufficio.

2. La Corte d'appello di Torino ha respinto il gravame principale della società (salvo che per le spese di causa, dalle quali ha eliminato il rimborso forfetario) e il gravame incidentale del sig. RU.

2.1. Per quanto ancora rileva, la Corte: ha confermato la natura aziendale, e non di servizio, delle invenzioni negando, in particolare, che i bonus ricevuti dall'appellato nel corso del rapporto lavorativo con la società 3 appellante risultassero collegati all'attività inventiva del lavoratore, mai menzionata nella documentazione esibita;
ha negato che il diritto all'equo premio potesse essere escluso in base alla eccezione o domanda di nullità dei brevetti, essendo tale diritto collegato non al brevetto in sé considerato, ma piuttosto al beneficio economico conseguito dal titolare di esso per il fatto di godere e di aver goduto del ritrovato in regime di privativa per un certo tempo;
escluso l'extrapetizione, denunciata dall'appellante ha quanto all'estensione dell'equo premio anche in principale, relazione ai brevetti europei EP879641, EP1197259, EP1201300, EP1350765, (a) sia perché il riferimento ai brevetti europei era già contenuto nell'atto introduttivo del giudizio e nelle memorie ai sensi dell'art. 183, comma sesto, cod. proc. civ. del sig. RU, oltre che nella tabella riassuntiva;
(b) sia perché l'equo premio è attribuito per il fatto della realizzazione dell'invenzione, mentre la brevettazione, ove rilevante, va presa in considerazione a livello nazionale nonché, automaticamente, a livello europeo, anche in relazione al disposto di cui all'art. 59 cod. prop. ind.;
(c) sia perché nel corso della consulenza tecnica di ufficio erano stati prodotti, ai sensi dell'art. 121, comma 5, cod. prop. ind., e discussi tutti i brevetti europei corrispondenti a quelli nazionali, entrati dunque per tal via a far parte del giudizio;
ha escluso, quanto al brevetto n. 1373569 richiesto ed ottenuto dal sig. RU grazie al mancato esercizio del diritto di opzione ai sensi dell'art. 64, comma 6, cod. prop. ind. da parte della società, sia il diritto all'equo premio in favore dell'appellante incidentale, non configurabile con riguardo a brevetto intestato al lavoratore e non al datore di lavoro, sia il diritto della società al risarcimento del danno per la divulgazione connessa alla brevettazione da parte del dipendente, in quanto era incompatibile con la rinunzia all'esercizio del diritto di opzione sul brevetto stesso, della cui domanda il RU le aveva dato tempestiva 4 comunicazione, e inoltre non erano state divulgate vere e proprie informazioni segrete, ai sensi degli artt. 98 e 99 cod. prop. ind., bensì delle prassi di impresa conosciute anche da altri dipendenti, e comunque gli asseriti danni, quand'anche in ipotesi sussistenti, erano dipesi appunto dalla mancata accettazione dell'offerta di acquisire la titolarità del brevetto;
ha negato lo scomputo, anche parziale, delle somme già corrisposte al sig. RU a titolo di bonus dall'ammontare del premio;
ha negato, infine, la responsabilità processuale aggravata del sig. RU, ai sensi