Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/07/2016, n. 13570
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Il principio di territorialità, vigente in tema di protezione di un marchio, comporta che l'accertamento giudiziale della contitolarità di quest'ultimo è, di regola, insuscettibile di estensione in uno Stato diverso da quello - nella specie, l'Italia - in cui è avvenuto, salvo che si tratti di marchio comunitario (registrato, cioè, per la prima volta in sede comunitaria, oppure nascente dalla registrazione ivi di un marchio già registrato in uno Stato membro, con conseguente estensione della protezione per tutti i paesi dell'Unione) o internazionale (la cui procedura di rilascio, ai sensi dell'Accordo di Madrid, sfocia nel conferimento di una pluralità di distinti marchi nazionali che producono, in ciascuno Stato ad esso aderente, gli stessi effetti della domanda di registrazione di un marchio nazionale che fosse lì direttamente depositato), per i quali, però, quell'effetto estensivo non deriva immediatamente dalla sentenza, ma dal suo successivo avvalimento che le parti riterranno di fare innanzi agli organismi comunitari o internazionali competenti.
Sul provvedimento
Testo completo
13570/16 OggettoREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Regolamento LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 13332/2014 SEZIONI UNITE CIVILI Cron.13570 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Ud. 07/06/2016Dott. RENATO RORDORF Primo Pres.te f.f. Dott. GI AMOROSO - Presidente Sezione PU - C I. Dott. VITTORIO RAGONESI Rel. Consigliere - Dott. LINA MATERA - Consigliere - Consigliere - Dott. GIACOMO TRAVAGLINO Dott. MARCELLO IACOBELLIS Consigliere Dott, BIAGIO VIRGILIO - Consigliere Dott. LUCIA TRIA Consigliere - Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13332-2014 proposto da: RA GI, elettivamente domiciliato in ROMA, 2016 VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO 304 CESARO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO RAMPONE, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
RA EMILIA, RA IO, ACUNZO ELENA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SPALLANZANI 22, presso 10 studio dell'avvocato MASSIMO PROTO, rappresentati e difesi dall'avvocato ROBERTO BOCCHINI, per delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 4244/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2016 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI%;B uditi gli avvocati Ernesto CESARO e Roberto BOCCHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata proprietà industriale, dichiarava NF IL, NF NI e CU LE contitolari, per pari quote, unitamente ad NF OV, del marchio nazionale LEGEA, nonché delle domande di registrazione delle ulteriori omonime privative nazionali, comunitari e extranazionali. Avverso questa sentenza proponeva appello NF OV, limitatamente al capo della decisione concernente le domande di registrazione di marchio comunitario e nei singoli paesi per i quali era già stata da lui presentata domanda di registrazione. L'appellante eccepiva su tali profili il difetto di giurisdizione del giudice italiano, competente essendo il giudice comunitario, quanto alla richiesta di registrazione comunitaria, e i giudici dei singoli paesi per le altre richieste di registrazione. La Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata proprietà industriale, ha rigettato il gravame, ritenendo che la questione afferisse alla estensione dei diritti vantati in comunione dalle parti attraverso la richiesta di registrazione;
richieste che, inerendo ad un bene incontestatamente comune, non potevano che essere riferite a ciascuno dei comunisti e dovendosi escludere che la pretesa di NF OV, che quelle domande di registrazione aveva presentato, potese trovare fondamento nell'art. 1102 cod. civ., disposizione non compatibile con la disciplina del marchio. Avverso questa sentenza NF OV ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, cui hanno resistito NF IL, NF NI e CU LE. Entrambe le parti hanno depositato memorie Motivi della decisione Con il primo e il secondo motivo il ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe errato,in violazione degli artt. 118 e 119 c.p.i., nel non considerare che un marchio si connota per il suo riferimento ad un territorio;
il che renderebbe impraticabile la riconducibilità della registrazione del marchio all'estero al regime di comunione del marchio nazionale con conseguente impossibilità di estensione di quest'ultimo a tale proposito. 4 Con il terzo motivo sostiene il difetto di giurisdizione quanto alla statuizione concernente la richiesta di estensione del marchio in ambito comunitario, in quanto, dovendosi escludere il diritto all'estensione, la vicenda avrebbe dovuto essere inquadrata nell'ambito del diritto di chiunque di domandare la registrazione a livello comunitario di un marchio, quale titolo originario;
sicché la questione se esso ricorrente avesse oo no diritto ad ottenere la registrazione di un marchio comunitario costituirebbe una vera e propria questione di validità ed efficacia della privativa, devoluta alla cognizione del giudice comunitario ex art. 55 reg. 40/94. Con il quarto motivo il ricorrente sostiene che, per effetto dell'art. 6, comma 2, del protocollo di Madrid, le domande di registrazione del marchio internazionale e nei singoli stati rientra nella giurisdizione degli stati in riferimento ai quali si chiede la registrazione. I controricorrenti hanno eccepito la inammissibilità del ricorso per la novità delle questioni con esso veicolate e comunque la infondatezza dello stesso. I primi due motivi appaiono parzialmente fondati nei limiti che seguono. Invero in tema di marchi vige il principio della territorialità per cui un marchio è soggetto a protezione solo se è usato o registrato in un dato paese senza che rilevi in alcun modo l'uso o la registrazione avvenuta in un diverso paese. Ne consegue che la titolarità di un marchio può essere accertata in sede di registrazione solo dall'Ufficio marchi del paese ove viene richiesta ovvero successivamente dall'autorità giudiziaria di quel paese. Tale accertamento non è però di regola suscettibile di estensione in un diverso paese .Ne consegue che, nel caso di specie la sentenza del giudice italiano esplica i suoi effetti solo all'interno dello Stato ma è priva di ogni rilevanza nei confronti di ordinamenti stranieri. E' appena il caso di rammentare che il marchio contraddistingue la provenienza di un prodotto ed è quindi necesariamente collegato allo svolgimento di una attività economica di produzione e distribuzione di beni o servizi. Da ciò discende che, se un imprenditore titolare di un marchio in un dato paese non svolge la propria attività imprenditoriale in altri o in altro paese estero, non può impedire ad altro imprenditore operante in detto paese o in altri paesi esteri di utilizzare il medesimo segno distintivo per distinguere i propri prodotti o servizi. Nel caso di specie, la contitolarità del marchio Legea sussiste in Italia per effetto della comune appartenenza alle parti in causa in quanto all'epoca socie di una snc e, dunque, svolgenti attività imprenditoriale comune. Ciò lascia impregiudicata la facoltà per uno dei soci ,che intenda svolgere in proprio in uno stato estero la medesima attività commerciale, di avvalersi del marchio italiano;
registrandolo a proprio nome nel paese estero.Se cosi' non fosse la conseguenza sarebbe che un marchio rilasciato in un certo paese avrebbe in realtà validità a livello mondiale con la conseguenza che lo stesso non potrebbe essere usato in nessun altro paese. Tutto quanto detto