Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 26

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMPRESA così composta: dr. Gianna Maria Zannella presidente dr. Benedetta Thellung de Courtelary consigliere relatore dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4327 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del giorno11.11.2024 e vertente TRA RO PE MA (CSTMTN68L27Z6130), con gli avvocati Lorenzo Falchetti e Romano Rocca PARTE APPELLANTE E CAT BALOU S.P.A. (P. IVA 06513061009: “TB”), con gli avvocati Alberto Improda, Raffaella Artista e Micaela Unfer PARTE APPELLATA
E RS S.R.L. (P. IVA 12245731000) ANCHE QUALE INCORPORANTE MY S.r.l., con gli avvocati Alberto Improda, Raffaella Artista e Micaela Unfer PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9435/2021 del Tribunale di Roma. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
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«1. Con atto di citazione notificato il 15/4/2016 la società CAT BALOU S.P.A. conveniva, innanzi a questo Tribunale, MA RO PE e, allegando il grave inadempimento del convenuto alle obbligazioni derivanti dal contratto sottoscritto dalle parti in data 2/8/2013, ha rassegnato le seguenti conclusioni: A - In via principale: 1) Accertare e dichiarare il grave inadempimento da parte del sig. TI CA EZ (anche in sede di conclusioni
“RO”) del contratto sottoscritto con CAT BALOU S.p.A. in data 2 agosto 2013 (anche in sede di conclusioni (“Contratto”) per le ragioni descritte in narrativa e per l'effetto, ai sensi dell'art. 1453 c.c. (azione di inadempimento): a. Disporre che il RO adempia in favore di TB alla obbligazione di cessione del 50% del marchio italiano OP CH n.1403523 di titolarità del RO, concesso in data 13 gennaio 2011 (anche in sede di conclusioni
“Marchio”);
b. Disporre che il RO consenta l'accesso alla TB ai profili Instagram riconducibili al Marchio descritti in narrativa consegnandone le relative password;
c. Riconoscere che TB sia legittimata, ai sensi dell'art.1460 c.c., a non adempiere alle richieste di pagamento delle royalties indicate all'art.3 del Contratto fintanto che le suddette obbligazioni a carico del RO non vengano esattamente adempiute;

2) Accertare e dichiarare il grave inadempimento da parte del RO del contratto per le ragioni descritte in narrativa e per l'effetto ai sensi degli articoli 1223 c.c. e 1226 c.c.: a. condannare il RO al risarcimento del danno a favore di TB quantificato in quella somma che sarà ritenuta di giustizia, sia in base alle risultanze processuali sia in base ad una valutazione equitativa e comunque in un importo non inferiore ad Euro 150.000.000,00;
B - In via subordinata: Disporre ai sensi e per gli effetti dell'art.2932 c.c. il trasferimento in favore di TB del 50% del Marchio ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza presso il registro pubblico dei marchi tenuto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai sensi dellart.138 D.Lgs. N.30/2005. Si è costituito in giudizio MA RO PE resistendo nel merito alla domanda attrice e chiedendone il rigetto.
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Ha altresì chiesto e ottenuto la chiamata in causa di MY S.R.L. e RS S.R.L. e ha chiesto, in via riconvenzionale di:

1. accertare e dichiarare l'inadempimento di CAT BALOU S.P.A. alle obbligazioni derivanti dal contratto del 2/8/2013 e l'inadempimento di MY S.R.L. al contratto di licenza stipulato il 29/12/2015 e, conseguentemente, dichiarare la risoluzione dei due contratti per inadempimento, rispettivamente, di CAT BALOU S.P.A. e di MY S.R.L.;

2. accertare e dichiarare la violazione dei diritti di esclusiva relativamente all'uso del marchio registrato OP CH e la violazione dei relativi diritti di autore sul format da parte di CAT BALOU S.P.A., MY S.R.L. e RS S.R.L.;

3. accertare e dichiarare che le condotte di CAT BALOU S.P.A., MY S.R.L. e RS S.R.L. costituiscono atti di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1, 2 e 3 c.c. Per l'effetto ha concluso chiedendo di:
• disporre l'inibitoria a qualsiasi uso del marchio OP CH ed il ritiro dal mercato e la distruzione ovvero l'assegnazione in proprietà al Sig. TI CA di tutti i prodotti e del materiale pubblicitario che costituiscono violazione dei diritti esclusivi del convenuto di cui ai punti precedenti;

• inibire a CAT BALOU S.P.A., MY S.R.L. e RS S.R.L. la continuazione degli illeciti, anche a titolo di concorrenza sleale e quindi produzione, commercializzazione, vendita, pubblicizzazione dei prodotti violativi dei diritti del Sig. TI CA sul marchio OP CH e sul relativo format, nonché l'utilizzo del citato format all'interno dei punti vendita;

• condannare la CAT BALOU S.P.A. e la MY S.R.L., in solido tra loro, a pagare al Sig. TI CA tutte le royalties dovute contrattualmente oltre al risarcimento, in favore del Sig. TI CA, dei danni subiti e subendi a causa dell'inadempimento contrattuale, che si indicano sin d'ora in un importo non inferiore ad Euro 250.000,00
(duecentocinquantamila/00), o nel maggiore o minore importo che emergerà in corso di causa, quantificato anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi, ex art. 1283 c.c. e rivalutazione monetaria, anche ex art. 1224, comma 2, c.c.;

• condannare la Cat Balou S.p.A., la Myfair S.r.l. e la Hammersmith S.r.l., anche in solido tra loro, a risarcire al Sig. TI CA i danni a esso derivati dagli illeciti di contraffazione di marchio, violazione del diritto d'autore e
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concorrenza sleale, da liquidarsi nella somma emergente dalle risultanze di causa e dalle presunzioni che da esse derivano, e comunque anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, e che si indicano sin d'ora in un importo pari ad Euro 880.000,00 (ottocentoottantamila/00) o nel maggiore o minore importo che emergerà in corso di causa, quantificato anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi, ex art. 1283 c.c. e rivalutazione monetaria, anche ex art. 1224, comma 2, c.c.;

• condannare la Cat Balou S.p.A., la Myfair S.r.l. e la Hammersmith S.r.l., ai sensi degli artt. 125 C.P.I., 2043 c.c. e 2600 c.c. al risarcimento dei danni subiti dal Sig. TI CA, nella misura da quantificarsi in corso di causa a seguito delle risultanze della disponenda CTU contabile, o in quella che sarà ritenuta di giustizia e, comunque, al risarcimento del danno all'immagine non inferiore ad Euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00) o nel maggiore o minore importo che emergerà in corso di causa, quantificato anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi, ex art. 1283 c.c. e rivalutazione monetaria, anche ex art. 1224, comma 2, c.c.;

• condannare la Cat Balou S.p.A., la Myfair S.r.l. e la Hammersmith S.r.l., anche in solido tra loro, a consegnare al Sig. TI CA gli utili ottenuti attraverso il compimento degli illeciti di contraffazione di marchio, violazione del diritto d'autore e concorrenza sleale accertati, oltre alla rivalutazione e agli interessi;

• fissare ai sensi dell'art. 131, 2° comma, C.P.I., una penale pari ad Euro 1.000,00 dovuta dall'attrice al convenuto per ogni violazione od inosservanza successiva alla emanazione della sentenza, di Euro 5.000,00, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti;

• ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza nelle prime pagine di due numeri non consecutivi di quotidiani a tiratura nazionale, quali a mero titolo di esempio, “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica”, nonché su due riviste di settore come che saranno indicate in prosieguo di causa, per due numeri consecutivi e in caratteri doppi del normale, a spese delle convenute, con ordine di provvedervi entro trenta giorni dalla pronuncia ed autorizzando, in mancanza, le attrici a provvedervi con diritto alla ripetizione di quanto pagato, dietro presentazione di fattura alle convenute, nonché sui siti internet della Cat Balou S.p.A., della Hammersmith S.r.l., della Myfair S.rl. e di tutte le società ad essa collegate;

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• disporre la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi relativa alla registrazione del marchio italiano IE AR.
• in ogni caso condannare la Cat Balou S.p.A., la Hammersmith S.r.l. e la Myfair S.r.l. al rimborso di onorari, diritti e spese anche del 15%, IVA e CPA e spese di CTU sia della fase di descrizione ex artt. 129, 130, 131 C.P.I. e art.700 c.p.c., sia del presente giudizio di merito. Il convenuto CA, in corso di causa, ha richiesto e ottenuto un provvedimento di descrizione ex artt. 129, 130, 131 C.P.I., poi eseguito e successivamente annullato per vizi di ordine processuale. Le terze chiamate si sono costituite in giudizio resistendo nel merito alle domande proposte dal convenuto CA nei loro confronti e chiedendone la condanna ex art. 96 c.p.c. per la condotta tenuta dal convenuto durante le operazioni di descrizione del 18 novembre 2016. MY S.R.L. ha altresì proposto domanda riconvenzionale nei confronti di RO per responsabilità precontrattuale e contrattuale ex artt. 1337 e 1175 c.c. e, per l'effetto, ha chiesto la condanna di RO al risarcimento del danno a proprio favore, quantificato in un importo non inferiore ad € 150.000,00. Alla prima udienza del 18/5/2017 e in seguito alle domande riconvenzionali proposte dallo stesso RO, TB ha richiesto, ex art. 183, comma 5°, c.p.c., di depositare note difensive volte alla modifica delle domande e come reconventio reconventionis. In conseguenza di tale richiesta parte attrice, nelle note difensive ammesse ai sensi dell'art. 183, comma 5°, c.p.c., ha così modificato le domande:

1. accertare e dichiarare il grave inadempimento da parte del sig. TI CA EZ (anche in sede di conclusioni
“RO”) del contratto sottoscritto con CAT BALOU S.p.A. in data 2 agosto 2013 (anche in sede di conclusioni (“Contratto”) per le ragioni descritte in narrativa e per l'effetto, ai sensi