Trib. Roma, sentenza 13/05/2024, n. 8002

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
Sezione specializzata in materia di impresa
❖➢ Così composto: dott.ssa Claudia PEDRELLI Presidente dott. Alfredo LANDI Giudice dott. Luigi D'ALESSANDRO Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9520 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2013, cui sono riunite la causa iscritta con il n. 34337 dell'anno 2016 e la causa iscritta con il n. 68231 dell'anno 2019, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 24 gennaio 2024, vertente
T R A
ENEA – AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata
ATTRICE – INTERVENUTA – OPPOSTA
CA EL e AN DE SC EP EW, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Oslavia, n. 39/f, presso lo studio dell'avv. Silvio
Carloni che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
E
1 RI.MOS. S.r.l., in persona del presidente del consiglio di amministrazione, dott.ssa Maria Gorni, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Barberini, n.
36, presso lo studio dell'avv. Stefano Queirolo che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Sandro Corona, in virtù di procure in calce alle comparse di costituzione e risposta e all'atto di citazione in opposizione
CONVENUTA – OPPONENTE
N O N C H È
SEE S.r.l., NATURAL SHOP S.r.l., OS MA
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: azioni in materia di proprietà industriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'ENEA: “… 1) Disporre rinnovazione della CTU mediante un collegio peritale, data la complessità dei quesiti e le evidenti contraddizioni e omissioni contenute nell'elaborato peritale depositato agli atti;
2) Accertare e dichiarare che il prodotto realizzato con il metodo brevettato da SE s.r.l. realizza un prodotto ricadente nel Brevetto di titolarità dell'ENEA EP 1 773
365, come da istanza di limitazione dell'ENEA, configurandosi una situazione di dipendenza ex art. 68, comma 2, del CPI e di conseguenza un'ipotesi di contraffazione per mancato versamento delle royalties dovute all'ENEA;
3)
Dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. in danno della
RI.MOS. S.r.l. per violazione di norme contrattuali e inadempimenti gravi e reiterati, per omessa indicazione della dicitura “brevetto ENEA” sui prodotti fabbricati in Italia e venduti all'estero dalla stessa RIMOS o da parte della società SE e OP, anche tramite internet, con particolare riferimento agli artt. 7 (che prevede anche una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.) e 9 del negozio giuridico stipulato, per violazione degli obblighi di segretezza, non concorrenza sleale, riservatezza e non divulgazione delle conoscenze, ed inoltre per rottura del rapporto fiduciario che l'ENEA riponeva nella Società licenziataria a seguito dell'attività illecita e fraudolenta posta in essere dalla RIMOS anche tramite i soci NI LO e
2 NI MA, e per violazione dell'art. 1175 c.c.;
4) Condannare la
RI.MOS. S.r.l. al risarcimento del relativo danno come ricostruito, comprensivo anche delle royalities non ancora corrisposte ad ENEA;
5)
Dichiarare l'attività illecita, fraudolenta e di contraffazione, delle Società
RI.MOS. S.r.l., SE S.r.l. e OP S.r.l., e ritenere violate le informazioni segrete ex art. 98 c.p.i. da parte della RIMOS, attiANdo le misure necessarie alla consequenziale tutela ex art. 99 c.p.i., inibendo alla
RIMOS, SE e OP, di acquisire, rivelare a terzi o utilizzare, in modo abusivo, le informazioni ed esperienze acquisite in modo non conforme alla legge, di vietare la produzione e l'immissione in commercio dei prodotti ERiANti dall'utilizzo del Brevetto ENEA, di ritenere sussistere atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. n. 3 da parte del complesso delle tre
Società in danno all'ENEA”.
Per EL RN e EP EW AN ER CH: “… voglia il Tribunale adìto, rigettate le eccezioni svolte dalla parte convenuta e, per quanto incompatibili, dalla interveniente: a) accertare e dichiarare che la dott.ssa
EL RN ed il dott. EW AN ER CH sono gli autori dell'invenzione di procedimento per la produzione dell'estratto di RI meglio descritta nel punto 19 della parte narrativa dell'atto di citazione;
b) accertare e dichiarare il diritto dei dott.ri EL RN ed EW AN ER CH ad essere riconosciuti come titolari del diritto morale di autore della predetta invenzione;
c) accertare e dichiarare il diritto dei dott.ri EL
RN ed EW AN ER CH di brevettare l'invenzione e la loro titolarità dei diritti patrimoniali di sfruttamento;
per l'effetto, d) accertare e dichiarare che la Moses S.r.l. ha domandato il brevetto della predetta invenzione senza averne il diritto, indicando falsamente il sig. MA NI come inventore;
e) trasferire ai dott.ri EL RN ed EW AN ER
CH, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 c.p.i., ovvero ai sensi di altra norma applicabile, la titolarità del brevetto European Patent n°EP-2-185-
168-B1 (International application number PCT/EP2008/060104;
application number 08786725.5;
International publication number WO 2009/016247 -
3 05.02.2009 Gazette 2009/06;
priority 01.08.2007 SM200700032, nazionalizzato anche in Italia con domanda n. 02185168, n. di deposito
08786725.5 del 31.07.2008 e n. traduzione 502013902122535 del 30.01.2013) ovvero, in via subordinata, la porzione di detto brevetto nazionalizzato in
Italia, illegittimamente ottenuto dalla Moses S.r.l.;
f) accertare e dichiarare inefficace e/o nullo il contratto di licenza sottoscritto dalle convenute tra loro;

g) condannare la Moses S.r.l. e la Ri.Mos. S.r.l. a risarcire il danno ai dott.ri
EL RN ed Andrea AN ER CH ai sensi e nella misura indicata dall'art. 125 c.p.i. ed ex art. 2043 c.c., ovvero delle altre norme applicabili, e dunque a restituire agli attori tutti gli utili che esse abbiano conseguito per effetto dell'utilizzo del brevetto di procedimento oggetto della rivendica e, comunque, a pagare loro una somma non inferiore alle royalties che esse avrebbero dovuto pagare per l'utilizzo legittimo dell'invenzione;
h) inibire alle convenute l'utilizzo del procedimento oggetto della rivendica ed ogni pubblicità dei prodotti realizzati con detto procedimento;
i) ordinare il ritiro e la distruzione di tutto il materiale realizzato mediante il procedimento;
l) condannare le convenute a pagare la somma che verrà ritenuta di giustizia per ogni violazione o inosserANza dell'ordine di inibizione di cui al precedente punto h);
m) ordinare la pubblicazione della sentenza a spese delle convenute su uno o più giornali di tiratura nazionale. Con vittoria di compensi, onorari e spese di lite, maggiorati delle spese generali, e degli accessori di legge”.
Per la Ri.Mos. S.r.l., relativamente al giudizio n. 9520/13 R.G.: “… in via pregiudiziale di rito, - dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e incertezza del petitum;
- dichiarare la nullità, per indeterminatezza di causa petendi e petitum, della domanda di EA volta ad accertare la violazione degli obblighi di riservatezza (contrattuale ed ex artt.
98 e 99 c.p.i.);
nel merito, - in via principale, rigettare tutte le domande proposte da EA nei confronti di Ri.Mos. s.r.l.;
- in ogni caso, condannare
EA al rimborso delle spese processuali e al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, da liquidarsi in somma equitativa, e/o al pagamento
4 di somma equitativamente determinata, ex art. 96, co. 1° e/o 3°, c.p.c.”;
relativamente al giudizio n. 34337/16 R.G.: “… in via pregiudiziale di rito, -
(previa separazione delle due cause) dichiararsi territorialmente incompetente sulla presente causa R.G. n. 34337/2016, essendo competente in via esclusiva la Sezione delle Imprese del Tribunale di Genova, o altrimenti dichiarare l'inammissibilità / improponibilità (difetto di giurisdizione) delle domande di trasferimento della titolarità dell'intero brevetto europeo di
Moses proposte dagli attori (in via principale) e dall'interveniente EA (in via esclusiva);
- dichiarare l'inammissibilità per tardività della domanda di nullità ex art. 118 c.p.c. del brevetto Moses aANzata da parte attrice soltanto nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.;
- dichiarare la nullità, per indeterminatezza di causa petendi e petitum, delle domande degli attori e di
EA volte ad accertare la violazione degli obblighi di riservatezza
(contrattuale ed ex artt. 98 e 99 c.p.i.);
in via preliminare al merito, - dichiarare comunque l'inammissibilità / improponibilità delle domande di trasferimento della titolarità del brevetto Moses proposte dagli attori e dall'interveniente EA, compresa quella (degli attori) avente a oggetto la sola porzione italiana, a motivo della maturata decadenza biennale;
- dichiarare altresì l'inammissibilità della riproposizione nel giudizio R.G. n.
34337/2016, da parte dell'interveniente EA, delle stesse domande già proposte nella causa R.G. n. 9520/2013 e in particolare (salvo altre) delle domande di accertamento e declaratoria dell'asserita attività di contraffazione e fraudolenta nonché di concorrenza sleale, dell'asserita e reiterata violazione degli obblighi di riservatezza sanciti nel contratto di licenza e dagli artt. 98 e 99 c.p.i., dei generali obblighi di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c., degli obblighi di rendicontazione e di conferimento delle royalties;
nonché delle consequenziali domande di risoluzione contrattuale, di inibitoria definitiva e di risarcimento del danno;
- dichiarare comunque il difetto di legittimazione passiva di Ri.Mos in ordine a tutte le domande, degli attori e dell'interveniente EA, aventi in particolare a oggetto il brevetto EP
2185168-B1 e la sua frazione italiana, di titolarità di Moses s.r.l.;
nel merito,
5 - previo accertamento della nullità della