Trib. Milano, sentenza 10/09/2024, n. 7927

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -
SPECIALIZZATA IMPRESA “A” CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.sa Anna Bellesi Presidente relatrice dott.ssa Elisa Fazzini Giudice dott. Vincenzo Carnì Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41760/2019 promossa da:
AN MI (C.F. NEC0733584), con il patrocinio dell'avv. EMANUELA BIANCO e dell'avv. LUIGI SAGLIETTI, presso i quali è elettivamente domiciliato in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 82;

YOGA CE NA con sede in India, con il patrocinio dell'avv. EMANUELA BIANCO e dell'avv. LUIGI SAGLIETTI, presso i quali è elettivamente domiciliata in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 82;

ATTORI contro
YOGA CE TY TD., con sede in Nuova Zelanda, con il patrocinio dell'avv. DEBORA BRAMBILLA, elettivamente domiciliata in Milano, Via Nino Bixio, 7 presso il difensore
CONVENUTA
Oggetto: marchio

pagina 1 di 22 CONCLUSIONI
ATTORI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza: nel merito:
1) respingere le domande della convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto, assolvendone nel miglior modo le attrici;

2) accertare e dichiarare che l'esclusivo legittimo titolare dei marchi YO CE” n. 302014902283588 e YO CE NA I”
n. 302016000120354 è il Sig. AM ND personalmente e, per l'effetto, ordinare al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il trasferimento della titolarità dei marchi n. 302014902283588 e n. 302016000120354 in capo al Sig. AM ND ex art. 118 co. 3 lett. a) c.p.i., entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della sentenza, a cura dell'attrice ed a spese della convenuta;

3) in subordine rispetto al punto sub 2), accertare e dichiarare la nullità dei marchi italiani YO CE” n. 302014902283588 e YO CE
NA I” n. 302016000120354, perché depositati in malafede ai sensi dell'art. 19 co. 2 c.p.i.;

4) in subordine rispetto ai punti sub 2) e/o 3), accertare e dichiarare la nullità dei marchi italiani YO CE” n. 302014902283588 e YO CE
NA I” n. 302016000120354, per carenza dei requisiti di legge;

5) in subordine rispetto ai punti sub 2) e/o 3) e/o 4), nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'eccezione ex adverso formulata di asserita cessione dei diritti alla registrazione dei marchi italiani YO CE” n. 302014902283588 e
pagina 2 di 22

---

YO CE NA I” n. 302016000120354 dall'attrice alla convenuta, condannare la convenuta a versare all'attrice il prezzo corrispondente al valore dei diritti alla registrazione dei marchi asseritamente ceduti alla convenuta, nella misura risultante in corso di causa, da liquidare eventualmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;

6) in subordine rispetto ai punti sub 2) e/o 3) e/o 4), accertare e dichiarare la non
contraffazione del marchio di titolarità dell'attore AM ND
rispetto ai marchi YO CE” n. 302014902283588 e n. 302016000120354 della convenuta, né la commissione di alcuna ulteriore fattispecie illecita ai danni della convenuta;

7) inibire in via definitiva alla convenuta, l'uso dei marchi YO CE” e
YOGA CE NA YAI identificati in narrativa, direttamente o indirettamente, in ogni forma e modo, nonché la produzione, importazione ed esportazione, commercializzazione, distribuzione, promozione commerciale, pubblicizzazione e ogni altra attività avente ad oggetto detti marchi in violazione dei diritti dell'attrice;

8) fissare la penale di € 1.000,00 (mille,00) - o diversa somma reputata di giustizia - per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza e/o per ogni inosservanza constatata successivamente alla pubblicazione della stessa;

9) dichiarare tenuta e condannare la convenuta a risarcire in via integrale tutti i danni subìti e subendi dall'attrice in conseguenza degli illeciti accertati e comunque a riversare all'attrice gli utili realizzati con le violazioni meglio descritte in atti (onde evitare il conseguimento di qualunque arricchimento senza causa), nella misura risultante in corso di causa, pure in esito ad una C.T.U. contabile, da liquidare eventualmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria, in ogni caso in applicazione e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 125 c.p.i.;

pagina 3 di 22

---

10) ordinare la pubblicazione della sentenza ex art. 126 c.p.i., a cura delle attrici ed a spese delle convenute, per 30 (trenta) giorni, in lingua inglese e in lingua italiana, sulla home page dei seguenti siti internet: https://www.facebook.com/yogaallianceaustralia/, https://www.yogaallianceinternationalregistry.com/, http://yogaalliance.in/,http://yogaallianceindia.yoga/, https://www.yogaallianceinternationaleurope.org/, http://www.yogaallianceeurope.net/, http://www.gjyjlm.com/jscy_yoga/indexController/init.htm, http://yogaallianceafrica.com/, http://yogaalliancerussia.com/, in grassetto ed a caratteri doppi rispetto al normale, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della sentenza, autorizzando in difetto l'attrice a provvedervi direttamente, previo accredito di tutte le relative spese (anche di traduzione) che permangono a carico della convenuta;

11) in ogni caso, condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento, con vittoria di onorari e spese di lite, oltre il 15% per spese generali ex art. 13 D.M. n. 55/2014 e s.s. m.m., aggiornato al D.M. n. 147/2022, CPA e IVA, ex art. 4, comma 1 bis D.M. n. 37/2018 e successive occorrende.
In via istruttoria:
- respingere tutte le istanze istruttorie di YOGA CE TY TD in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso: 1) ordinareex artt. 210-212 c.p.c. e 121 c.p.i. a YOGA CE TY TD (ACN: 600 313 540), società privata di diritto australiano, l'esibizione della documentazione contabile e commerciale relativa al periodo compreso tra il 25 giugno 2014 (data di costituzione) e la data dell'ordine di esibizione (o per il maggiore o minore arco temporale ritenuto dal Tribunale), e in particolare di: (a) tutte le fatture (o equivalente documento contabile) emesse nei confronti di persone fisiche e/o giuridiche nonché di associazioni residenti e/o domiciliate in Italia e/o per corsi di yoga tenutisi in Italia dal 25 giugno 2014 (data di costituzione) sino ad oggi;
(b) bilanci d'esercizio e le c.d.
“infomation lodged in the tax return” secondo il diritto australiano, ossia le informazioni depositate nella dichiarazione delle tasse, a partire dell'anno 2014 (anno di costituzione) sino ad oggi;

2) in subordine, ordinareex artt. 210-212 c.p.c. e 121 c.p.i. alla Australian Securities & Investments Commission (ASIC) (ABN 86 768 265 615) e all'Australian Taxation Office (ATO) (ABN 51 824 753 556 25) l'esibizione dei bilanci d'esercizio e delle c.d.
“infomation lodged in the tax return” secondo il diritto australiano, ossia le informazioni depositate nella dichiarazione delle tasse, di YOGA CE TY TD a partire dell'anno 2014 (anno di costituzione) sino ad oggi;

pagina 4 di 22

---

3) ammettere, occorrendo, la prova testimoniale e per gli effetti disporre la rogatoria internazionale ex art. 204 c.p.c. e, ove possibile, in applicazione della Convenzione dell'Aja del 18.03.1970 sull'assunzione dei mezzi di prova che debbano essere assunti in Stati che non appartengano all'Unione Europea, entrata in vigore in India in data 23.11.2009 e resa esecutiva in Italia con la Legge n. 745/1980, tenuto conto che alcuni testi non sono cittadini italiani e risiedono all'estero, sui seguenti capi di prova, con ogni più ampia riserva, nonché di formulare istanze di ogni tipo e/o di replica, anche a prova contraria, diretta o indiretta, rispetto alle eventuali istanze e produzioni contenute nelle memorie istruttorie delle controparti, con indicazione dei relativi testimoni a conoscenza dei fatti di causa. A) “Vero quanto dichiarato nel doc. 28 (rammostrare al teste il doc. 28 di parte attrice)”;
B) “Vero quanto dichiarato nel doc. 89 (rammostrare al teste il doc. 89 di parte attrice)”;
C) “Vero quanto dichiarato nel doc. 110 (rammostrare al teste il doc. 110 di parte attrice)”;
D) “Vero che nei mesi tra ottobre e novembre 2020 ricevevo una diffida dalla Yoga LI TY TD (rammostrare al teste il doc. 124 di parte attrice)”;
E) “Vero che in data 30 novembre 2020 scrivevo dal mio indirizzo di posta elettronica info@holismos.com al seguente indirizzo di posta elettronica di Yoga LI NA contact@yogaallianceinternationaleurope.org (rammostrare al teste il doc. 124 di parte attrice)”;
F) “Vero quanto dichiarato nel doc. 124 (rammostrare al teste il doc. 124 di parte attrice)”. Sul capo di prova A) si chiama KA AL, cittadino indiano, residente in
Nuova Zelanda al 4B Northall Roas, New Lynn, 0600Auckland (Nuova Zelanda). Sul capo di prova B) si chiama EN AT RM, cittadina indiana, residente in House No. 732, Sector-8, Faridabad, Delhi, India-121006. Sul capo di prova C) si chiama OL RI KA, cittadino indiano, residente in H107, Yamuna Apartments, Alaknanda, New Delhi, India- 110019. Sui capi di prova D), E), F) si chiama MO AR, domiciliato in Italia - 53036 Poggibonsi (SI), Via della Repubblica 81. Si insta affinché il Collegio, se ritenuto opportuno, voglia emettere sentenza di accoglimento delle domande proposte ex art. 278 c.p.c., rimettendo la causa in istruttoria relativamente alla quantificazione del risarcimento del danno e condannare la convenuta al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.”
CONVENUTA:
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: In via principale:
pagina 5 di 22

---

1) Respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, assolvendone nel miglior modo la convenuta;
In via riconvenzionale:
2) Accertare e dichiarare che parte attrice con i comportamenti di cui alla narrativa della comparsa di costituzione, si è resa responsabile di contraffazione dei marchi italiani n. 302014902283588 e n. 302016000120354 di titolarità della convenuta nonché di atti di concorrenza sleale in danno della stessa, inibendo la prosecuzione o ripetizione di tali illeciti, e