Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 25

R.G. n. 48193/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUATTORDICESIMA CIVILE - TRIBUNALE DELLE IMPRESE – SEZIONE
SPECIALIZZATA IMPRESA A
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Giani Presidente
dott.ssa Elisa Fazzini Giudice Relatore
dott.ssa Idamaria Chieffo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 48193/2021, decisa nella camera di consiglio del
19.09.2024, vertente
TRA
EA S.R.L. (C.F. 07585551216), BONAPARTE S.R.L. (C.F. 06371401214), SIRIN S.R.L. (C.F.
03571821218) e INDIPENDENCE S.R.L. (C.F. 05383021218),
elettivamente domiciliate in MILANO, VIA MERLO, 3, presso lo studio dell'avvocato DANIELE
CAMAIORA, rappresentate e difese dagli avvocati SABINA TROILO, ARTURO TESTA e
ELISABETTA PEPE giusta procura in calce all'atto di citazione,
pagina 1 di 23

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ATTRICI
contro
MY CHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE S.P.A. (C.F. 04628730964),
elettivamente domiciliata in MILANO, CORSO CRISTOFORO COLOMBO, 10, presso lo studio degli
avvocati VIVIANA CARINI e MARCO MARIO LOCATELLI, che la rappresentano e difendono
giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale,
CONVENUTA
e
AREAS SA (NIF A08225013),
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA DEGLI OMENONI, 2, presso lo studio dell'avvocato
CHIARA PIZZORNO, che la rappresenta e difende giusta delega allegata alla comparsa di costituzione
e risposta con domanda riconvenzionale,
CONVENUTA
OGGETTO: marchio - contraffazione – concorrenza sleale.
CONCLUSIONI
per EA S.r.l., BONAPARTE S.r.l., SIRIN S.r.l. e INDIPENDENCE S.r.l.: “Voglia Ill.mo
Tribunale adito, in persona del Giudice Designato, disattesa ogni contraria domanda, eccezione,
deduzione e difesa: accertare e dichiarare che ogni qualsivoglia utilizzo anche pubblicitario e
promozionale, in ogni forma e modo ed attraverso qualsivoglia mezzo di comunicazione ed anche per
via telematica, da parte di My EF OR Commerciale S.P.A. e/o di EA SA del marchio
“NE COFFEE & BAKERY” e /o “NE BAKERY CAFE”, ovvero di espressioni simili o
confondibili, costituisce violazione dei diritti d'utilizzo esclusivo dei marchi di cui Dea S.r.l. è titolare
ai sensi della normativa richiamata in narrativa (D.lgs. n. 30/2005 e successive integrazioni e
pagina 2 di 23 modifiche), nonché atto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., per l'effetto, inibire alle odierne
convenute l'indebito ed illegittimo uso, anche pubblicitario e promozionale, in ogni forma e modo,
anche come dominio internet/profili social, ed attraverso qualsivoglia mezzo di comunicazione ed
anche per via telematica, del marchio “NE COFFEE & BAKERY” e /o “NE BAKERY
CAFE”, ovvero di espressioni simili o confondibili, in quanto identico e/o simile e/o confondibile e/o
suscettibile di associazione al marchio attoreo, per i motivi di cui in narrativa;
ordinare alle convenute
di provvedere al ritiro, anche presso terzi e/o sul sito internet/profili social, di ogni prodotto e/o
materiale recante il marchio “NE COFFEE & BAKERY” e /o “NE BAKERY CAFE”,
ovvero di espressioni simili o confondibili, a qualsivoglia fine detenuto, ivi inclusa ogni scatola,
contenitore od imballaggio ovvero di ogni materiale pubblicitario e promozionale;
disporre a cura
delle odierne attrici ed a spese delle convenute la pubblicazione dell'emananda sentenza su almeno
due quotidiani nazionali che si indicano ne "La Repubblica" e ne “Il Corriere della Sera”, in caratteri
doppi rispetto al normale, nonché per 30 giorni sui siti internet delle convenute;
fissare infine una
congrua somma dovuta, comunque non inferiore ad € 2.000,00= per ogni violazione e/o inosservanza
da parte delle odierne convenute successivamente constatata ovvero per ogni giorno di ritardo
nell'esecuzione del provvedimento di inibitoria;
conseguentemente condannare My EF OR
Commerciale S.P.A. e/o EA SA al risarcimento, ai sensi dell'art. 125 C.P.I., di tutti i danni subiti e
subendi dalle società attrici, in conseguenza degli illeciti sopra menzionati, nella misura che sarà
accertata in corso di causa ai sensi dell'art. 125, II comma, C.P.I., ovvero nella somma che sarà
ritenuta dovuta anche in via generica e/o equitativa, in ogni caso disporre, ai sensi dell'art. 125, III
comma, C.P.I. la restituzione alle attrici degli utili realizzati da My EF OR Commerciale
S.P.A. e/o da EA SA, a seguito della condotta illecita sopra descritta nella misura in cui essi
eccedono il risarcimento del lucro cessante. Con vittoria di spese, spese generali e compensi
professionali del presente giudizio. In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze
istruttorie formulate nella seconda memoria ex articolo 183, VI comma, c.p.c. di seguito riportate e per
pagina 3 di 23 il rigetto delle istanze avversarie: - ai fini della quantificazione del danno, evidentemente determinato
dalla illecita condotta posta in essere dalle convenute, si chiede ex art. 210 c.p.c., nonché ex art. 121
CPI, l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione contabile (bilanci, scritture contabili, libri
giornali, libri inventari, registri IVA, fatture, ordini), promozionale e pubblicitaria delle stesse, relative
allo sfruttamento nel territorio italiano dei marchi NE COFFEE & BAKERY e NE BAKERY
CAFE, dal 2017 ad oggi;
- data la complessità delle verifiche richieste, affinché il danno sia
quantificato con precisione e nella sua interezza, anche alla luce e tenuto conto della documentazione
già depositata sul punto dalle attrici (cfr. doc. 34, 35, 36, 37, 38), si chiede all'Ill.mo Giudice di voler
disporre relativa consulenza tecnica d'ufficio contabile;
- si chiede, inoltre, volersi ammettere
interrogatorio formale nei confronti del legale rappresentante pro tempore della My EF e, nel caso in
cui intervenisse, nel mentre, una modifica delle cariche societarie di parte convenuta, la prova per testi
del Dott. Sergio Castelli, residente in [...], sui seguenti capitoli di prova: 1. “Vero che My EF, già
nel 2014, era a conoscenza dei marchi di EA S.r.l. A” e “LL BAKERY &
FF, come emerge dallo scambio di mail sub docc. 10 e 11 di parti attrici che Le si
rammostrano”. 2. “Vero che, al momento dell'apertura del punto vendita “NE COFEE &
BAKERY” nell'aeroporto di Capodichino, My EF era edotta della titolarità in capo a Dea e dell'uso
da parte della stessa del marchio “LL BAKERY & FF, come emerge dallo scambio
di mail sub docc. 10 e 11 di parti attrici che Le si rammostrano”. Si insiste, inoltre, per l'accoglimento
dell'eccezione di inammissibilità della terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. depositata dalle
parti convenute che, invece di costituire, come dovrebbe, atto deputato alla sola indicazione di prova
contraria, è stato sfruttato dalle convenute per formulare, in una memoria di ben 17 pagine, ulteriori
argomentazioni ed eccezioni, anch'esse dunque tardive ed inammissibili. Si insiste, dunque, altresì, per
l'accoglimento dell'eccezione di tardività ed inammissibilità delle istanze istruttorie ivi formulate e dei
documenti allegati, di cui si chiede lo stralcio, atteso che - non trovando ragione in quanto dedotto da
pagina 4 di 23 parte attrice nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. - avrebbero potuto e dovuto essere
richieste e allegati tempestivamente con la seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.”;

per MY CHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE S.P.A.: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

1. in via principale, nel merito, rigettare le domande
formulate dalle attrici in quanto infondate;

2. in via riconvenzionale, accertare e dichiarare ai sensi
degli artt. 25, comma 1, lett. b) c.p.i., 27 c.p.i. e 59, 124 e 128 RMUE la nullità parziale del seguente
marchio: - Marchio UE denominativo n. 15821549 A”, registrato il 19.10.2017, in
relazione a tutti i servizi della classe 43;

3. in ogni caso, condannare le attrici alla refusione delle
spese del presente procedimento compresi compensi per avvocato, oltre 15% spese generali, 4% CPA
ed IVA, e spese successive occorrende;

4. in via istruttoria, ammettersi la prova testimoniale sul
capitolo di prova 1 formulato nella terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.i., di seguito riportato: 1)
Vero che la società AREAS S.A.U. ha incaricato la società ST Group S.r.l. di sviluppare per il segno
“NE” un progetto di arredi e concept relativo a bar/caffetterie, e che nell'ambito di tale incarico
abbiamo sviluppato il progetto relativo al locale aperto a Capodichino? Si indica come teste del
capitolo 1 che precede il Sig. CO ST presso ST Group S.r.l.”;

per AREAS S.A.U.: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza ed
eccezione:

1. in via principale, nel merito, rigettare le domande formulate dalle attrici in quanto
infondate;

2. in via riconvenzionale, accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 25, comma 1, lett. b)
c.p.i., 27 c.p.i. e 59, 124 e 128 RMUE la nullità parziale del seguente marchio: - Marchio UE
denominativo n. 15821549 A”, registrato il 19.10.2017, in relazione a tutti i servizi della
classe 43;

3. in ogni caso, condannare le attrici alla refusione delle spese del presente procedimento
compresi compensi per avvocato, oltre 15% spese generali, 4% CPA ed IVA, e spese successive
occorrende;

4. in via istruttoria, ammettersi la prova testimoniale sui capitoli di prova formulati nella
terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.i, di seguito riportati: 1) Vero che nel periodo 2016-2017 in
pagina 5 di 23 qualità di capo del portafoglio marchi di AREAS S.A.U. mi sono occupata di sviluppare il progetto
relativo al brand “NE” e che tale attività è stata svolta con l'ausilio di consulenti esterni quali lo
Studio di Architetti ST Group e la società di marketing e consulenza Espluga, come da mia
dichiarazione doc. 36 che mi si rammostra e come da allegati alla stessa denominati Annex 2 e Annex
3 che pure mi si mostrano? 2) Vero che la parola “NE” è stata scelta da AREAS S.A.U., come da
mia dichiarazione doc. 36 che mi si rammostra? 3) Vero che il segno “NE” è stato elaborato e
realizzato dalla società capogruppo AREAS S.A.U. e dato in licenza alle società consociate nazionali
facenti parte del Gruppo che ne hanno fatto richiesta quale MY CHEF RISTORAZIONE
COMMERCIALE S.P.A.? Si indica come teste sui capitoli 1 – 3 la Sig.ra IA MA ER presso
EA S.A.U.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25.11.2021, EA RL, BO RL, IN RL e EN
RL hanno agito in giudizio davanti al tribunale di Milano nei confronti di My CHEF OR
Commerciale RL e di AREAS SA, chiedendo che venisse accertato e dichiarato che ogni utilizzo,
anche pubblicitario e promozionale, compreso quello effettuato in via telematica, del marchio
“NE COFFEE & BAKERY” e /o “NE BAKERY CAFE”, ovvero di espressioni simili o
confondibili, costituisce violazione dei diritti di privativa di cui Dea S.r.l. è titolare, nonché atto di
concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., e che, per l'effetto, fosse loro inibito l'indebito e illegittimo uso;

che, inoltre, fosse ordinato alle convenute di provvedere al ritiro, anche presso terzi e/o sul sito
internet/profili social, di ogni prodotto e/o materiale recante il marchio “NE COFFEE &
BAKERY” e /o “NE BAKERY CAFE”, ovvero di espressioni simili o confondibili, a qualsivoglia
fine detenuto, ivi inclusa ogni scatola, contenitore o imballaggio ovvero di ogni materiale pubblicitario
e promozionale, con applicazione di penale;
che, infine, le convenute fossero condannate al
risarcimento dei danni subiti e fosse disposta la pubblicazione della sentenza. A fondamento delle
pagina 6