Trib. Ancona, sentenza 04/07/2024, n. 1309

N. R.G. 760/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

In composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Giudici;

Dott.ssa Gabriella Pompetti Presidente rel./est.
Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 760-2022, trattenuta in decisione alla udienza
del 14/12/2023, scaduti in data 04/03/2024 i termini concessi alle parti ex art. 190 c.p.c., e
promossa da:
NI OS NT (C.F. [...]) in proprio e quale legale
rappresentante pro-tempore della POSTERSCITY S.R.L. (P.IVA 06275890967), elettivamente
domiciliato in Catania, via Palmanova n. 3, presso lo studio dell'Avv. Simonetta Pizzotti, che
lo rappresenta e difende giusta procura estesa in calce all'atto di citazione notificato in data
08/02/2022 e depositato in data 18/02/2022;

-attori-
pagina 1 di 29 CONTRO
TOD'S S.P.A. (C.F. / P.IVA 01113570442), in persona del suo Procuratore Speciale, Dott.
Emilio Macellari, rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di
costituzione e risposta depositata in data 22/04/2022, dagli Avv.ti Fabrizio Jacobacci e
Nicoletta Galizia del Foro di Torino e dall'Avv. Maurizio Boscarato del Foro di Ancona, con
domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Ancona, Via Matteotti, 5;

-convenuto-
OGGETTO: “azione di contraffazione del marchio di inibitoria e di risarcimento del danno ex art. 125
c.p.i.;
azione di nullità del marchio ex artt. 13 e 25 c.p.i. e decadenza per non uso ex art. 24 c.p.i.”
CONCLUSIONI
Alla udienza del 14/12/2023 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni
come da verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 08/02/2022 NI IN ON, in
proprio e quale legale rappresentante della società PostersCity s.r.l. conveniva in giudizio la
società TOs s.p.a. rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
contrariis reiectis,: In via preliminare: - disporre l'inibitoria definitiva di fabbricazione, commercio,
pubblicizzazione e uso di prodotti contraddistinti da segni recanti la parola Bi-Bag, da sola o
accompagnata da altri elementi, così come da marchio registrato presso il Ministero dello Sviluppo
Economico Ufficio Italiano Brevetti e Marchi al n. 1516521, nelle classi 17 e 18 con data deposito 26
aprile 2012 e data di registrazione 5 novembre 2012, nonché dei domini www.bi-bag.it e www.bi-
bag.com, in tutte le piattaforme di Ecommerce ivi compresi i siti delle ditte a cui TOs ha affidato la
vendita, la commercializzazione e la pubblicizzazione del prodotto, che a tutt'oggi sussistono, come
documentato, e comunque l'inibitoria di qualsiasi attività idonea a generare confusione rispetto al detto
segno distintivo;
Nel merito a) accertare e dichiarare la violazione del diritto di marchio “Bi-Bag ” del
sig. NI IN ON da parte di TOs S.p.A., degli artt. 2043 e 2569 c.c., artt. 12 e 20 e 130
CPI, dell'art. 124, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nonché di qualsivoglia normativa si ritenga violata
pagina 2 di 29 per i fatti esposti in parte motiva anche riguardo alla produzione, pubblicizzazione e
commercializzazione di un prodotto identico a quello realizzato dal sig. NI e per l'effetto: b) fissare
una penale per ogni violazione o inosservanza contestata successivamente all'emananda sentenza e per
ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della stessa;
c) disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza
sui giornali di maggior rilievo del settore merceologico di cui trattasi;
d) condannare la TOs Spa al
risarcimento del danno, così come indicato e quantificato e/o da quantificarsi in parte motiva, ai sensi
dell'art. 125 CPI, in una somma globale stabilita da questo Tribunale adito in base agli atti della causa
e alle presunzioni che ne derivano, così come alla luce della documentazione contabile e finanziaria
relativa alla vendita ed ai ricavi del prodotto Bi-Bag GA che questo Tribunale vorrà far esibire alla
convenuta ed in ogni caso da determinarsi in un importo non inferiore a quello che l'autore della
violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso sotto
forma di canone;
Si chiede -altresì- che l'importo del risarcimento a favore del titolare del marchio
venga determinato anche in considerazione del profitto ottenuto da TOs S.p.A. per effetto dell'utilizzo
illegittimo del marchio nonché della produzione, commercializzazione e pubblicizzazione di una borsa
con identiche caratteristiche, in via subordinata, si chiede quantificarsi l'ammontare del risarcimento
del danno in via equitativa In via istruttoria si chiede ordinarsi alla TOs S.p.A., ai sensi dell'art. 210
cpc, l'esibizione della documentazione contabile e finanziaria relativa alla produzione, pubblicità e
commercializzazione e vendita del prodotto “Bi-Bag” GA. Si chiede sin d'ora disporsi CTU al fine di
quantificare il risarcimento del danno subito da parte attrice da commisurarsi al canone di licenza
nonché agli utili ricavati dalla TOs S.p.A. a seguito dell'utilizzazione del marchio Bi-Bag di proprietà
dell'attore e della produzione, pubblicizzazione e commercializzazione di prodotto identico a quello
tutelato. Con vittoria di compensi e spese di giudizio oltre a spese generali, IVA e Cpa” (cfr.
conclusioni rassegnate in citazione, confermate e non modificate con la memoria depositata
ex art. 183 comma VI n 1 c.p.c. nella quale la difesa ha aggiunto quanto segue: “Si chiede
conseguentemente il rigetto della domanda riconvenzionale di parte avversa in quanto infondata in
fatto e in diritto nonché sfornita di prova alcuna. Per i motivi esposti nella presente comparsa e
nell'atto introduttivo del giudizio. Dal tenore dell'atto di costituzione di parte avversa si deduce la
responsabilità della stessa ai sensi dell'art. 96 cpc e se ne chiede, sin d'ora la condanna”;
le citate
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conclusioni sono state richiamate alla udienza di p.c. del 14/12/2023 unitamente alle richieste
istruttorie).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22/04/2022 si costituiva in giudizio,
tempestivamente, la società convenuta rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia
il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, In via pregiudiziale: - Accertare e dichiarare l'assenza di
interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. delle attrici per le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente,
dichiarare l'inammissibilità dell'atto e delle domande avversarie;
- Accertare e dichiarare l'assenza di
legittimazione attiva della società Posterscity per le ragioni esposte in narrativa;
- Accertare e
dichiarare la carenza di legittimazione passiva di TOs con riguardo all'inibitoria richiesta in relazione
all'attività di terzi;
- Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per
incertezza di petitum e causa petendi, per le ragioni esposte in narrativa;
- Accertare e dichiarare, in
ogni caso, l'inammissibilità dell'atto di citazione per la presenza di collegamenti ipertestuali attivi al
suo interno, per le ragioni esposte in narrativa;
Nel merito: - Rigettare in quanto infondate in fatto ed
in diritto tutte le domande formulate dalle attrici per i motivi dedotti in narrativa. In via
riconvenzionale: - Accertare e dichiarare la nullità del marchio italiano n. 0001516521 BI-BAG del
26.04.2012-5.11.2012 di titolarità di NI, per le ragioni esposte in narrativa;
- Accertare e
dichiarare la decadenza per non uso del marchio italiano n. 0001516521 del 26.04.2012-5.11.2012 di
titolarità di NI per le ragioni esposte in narrativa, relativamente a tutti i prodotti rientranti nelle
classi 17 e 18;
In via subordinata, laddove controparte dimostri l'uso effettivo, nei 5 anni antecedenti
l'azione, del marchio “Bi-Bag” per borse, accertare e dichiarare la decadenza per non uso del marchio de
quo di controparte per tutti i prodotti ricadenti nelle classi 17 e 18, fatta eccezione solo per le borse da
donna;
In ogni caso: - Condannare le attrici al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in ragione della
temerarietà delle proprie domande;
- Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali 15%, iva e cpa
come per legge” (cfr. conclusioni rassegnate in comparsa, non modificate per non aver
depositato la memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. e richiamate alla udienza di p.c.
del 14/12/2023 come da separato foglio nel quale sono state riportate anche le richieste
istruttorie).
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Alla prima udienza del 26/05/2022 venivano concessi – come richiesto- i termini di cui all'art.
183 comma VI c.p.c. (la difesa attorea ha depositato tutte e tre le memorie;
la difesa di parte
convenuta non ha depositato la memoria di cui al n. 1 ma solamente quelle di cui ai nn. 2 e 3).
Alla udienza del 24/11/2022 i procuratori congiuntamente chiedevano un rinvio al fine di
verificare la possibilità di trovare un accordo stragiudiziale.
Alla udienza successiva del 26/01/2023 davano atto della assenza di trattative e insistevano
nelle rispettive richieste istruttorie.
Con ordinanza del 20/02/2023 il G.I. rigettava tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti
per le motivazioni che ivi si richiamano e confermano integralmente (cfr. ordinanza in atti che
non è stata mai fatta oggetto di specifica e motivata istanza di revoca da parte dei difensori
che si sono limitati ad insistere in sede di p.c. nelle richieste delle prove non ammesse;
ne
consegue il rigetto delle predette istanze).
Si giungeva così alla udienza del 14/12/2023 ove -fatte precisare le conclusioni- venivano
concessi i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. (entrambe le difese hanno ritualmente
depositato le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica). All'esito la