Art. 1.((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30))

Art 1

Art. 87, comma primo e secondo, del r. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

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L'art. 48 r.d. 21 giugno 1942 n. 929 (nel testo anteriore alle       
modifiche introdotte dall'art. 45 d. lgs. 4 dicembre 1992 n. 480),   
là dove prevede la cosiddetta convalidazione del marchio        
successivo e confondibile, se usato in buona fede per cinque anni    
senza contestazioni, trova applicazione non soltanto nell'ipotesi di 
conflitto tra un marchio anteriore di fatto ed uno successivo        
registrato, ma anche nell'ipotesi di conflitto tra due marchi        
ambedue registrati. Ciò si desume sia dalla lettera della       
legge, che faceva riferimento ai marchi "conosciuti", i quali non    
sono soltanto quelli di fatto; sia dalla sua ratio, che era quella   
di evitare che il preadottante potesse appropriasi in mala fede      
dell'avviamento di chi aveva utilizzato per secondo il marchio.

La convalidazione di un marchio registrato, così come prevista  
dall'art. 48 del r.d. 21 giugno 1942 n. 929 (nel testo anteriore     
alle modifiche apportate dal d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 480), è  
consentita soltanto ove il marchio registrato per secondo sia stato  
utilizzato nell'ambito merceologico per il quale ha ottenuto la      
registrazione.

L'istituto della c.d. convalidazione, previsto dall'art. 48 r.d. 21  
giugno 1942 n. 929, nel testo anteriore alle modifiche introdotte    
dall'art. 45 d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 480, non rappresenta né  
una perdita del diritto all'uso del proprio marchio, né una     
forma di acquisto del diritto all'uso del marchio da parte di chi lo 
abbia adottato di fatto senza contestazione, ma integra una ipotesi  
di decadenza dall'esercizio dell'azione di nullità o            
contraffazione. Ne consegue che tale decadenza può essere       
impedita dal solo esercizio delle suddette azioni, mentre resta      
irrilevante a tal fine l'eventuale invio di diffide stragiudiziali.

Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/07/2008, n. 17927

Cass. pen., sez. II, sentenza 30/07/2021, n. 30026

Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2019, n. 12848

Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/09/2016, n. 19480

In tema di tutela del marchio, l'attitudine dei beni a soddisfare le 
medesime esigenze di mercato, da cui dipende l'affinità tra     
prodotti contraddistinti da marchi simili ai fini del giudizio di    
confondibilità tra gli stessi, consiste nella circostanza che i 
beni o i prodotti siano ricercati ed acquistati dal pubblico in      
forza di motivazioni identiche, o strettamente correlate, tali per   
cui l'affinità funzionale esistente tra quei beni o prodotti e  
tra i relativi settori merceologici induca il consumatore a ritenere 
che essi provengono dalla medesima fonte produttiva,                 
indipendentemente dall'eventuale uniformità dei canali di       
commercializzazione. L'identità delle esigenze non può     
tuttavia essere ancorata a criteri eccessivamente generici (quali    
l'esigenza di vestirsi, sfamarsi, dissetarsi, leggere, etc.),        
rischiandosi altrimenti di smarrire il nesso che, anche secondo      
nozioni di comune esperienza, deve potersi presumere esistente tra   
la coincidenza dei bisogni cui quei beni sono preordinati e          
l'unicità della loro fonte di provenienza, che costituisce la   
vera ragione di tutela del marchio. (Nella specie, la corte          
territoriale aveva ritenuto sussistere affinità tra il catalogo 
"Metro", contenente l'elencazione dei prodotti messi in vendita nei  
relativi magazzini, e l'omonimo giornale quotidiano a diffusione     
gratuita, contenente, oltre ad inserzioni pubblicitarie, articoli di 
cronaca ed altro, senza che fosse stato analizzato il pubblico di    
riferimento e il tipo di bisogno da soddisfare, né valutata la  
prevalenza della funzione informativa rispetto a quella              
pubblicitaria).

Art 1

Sentenze • 15