Art. 2564. (Modificazione della ditta). Quando la ditta e' uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e puo' creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa e' esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla. Per le imprese commerciali l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.

Articolo 2564 del Codice civile

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L'art. 48 r.d. 21 giugno 1942 n. 929 (nel testo anteriore alle       
modifiche introdotte dall'art. 45 d. lgs. 4 dicembre 1992 n. 480),   
là dove prevede la cosiddetta convalidazione del marchio        
successivo e confondibile, se usato in buona fede per cinque anni    
senza contestazioni, trova applicazione non soltanto nell'ipotesi di 
conflitto tra un marchio anteriore di fatto ed uno successivo        
registrato, ma anche nell'ipotesi di conflitto tra due marchi        
ambedue registrati. Ciò si desume sia dalla lettera della       
legge, che faceva riferimento ai marchi "conosciuti", i quali non    
sono soltanto quelli di fatto; sia dalla sua ratio, che era quella   
di evitare che il preadottante potesse appropriasi in mala fede      
dell'avviamento di chi aveva utilizzato per secondo il marchio.

La convalidazione di un marchio registrato, così come prevista  
dall'art. 48 del r.d. 21 giugno 1942 n. 929 (nel testo anteriore     
alle modifiche apportate dal d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 480), è  
consentita soltanto ove il marchio registrato per secondo sia stato  
utilizzato nell'ambito merceologico per il quale ha ottenuto la      
registrazione.

L'istituto della c.d. convalidazione, previsto dall'art. 48 r.d. 21  
giugno 1942 n. 929, nel testo anteriore alle modifiche introdotte    
dall'art. 45 d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 480, non rappresenta né  
una perdita del diritto all'uso del proprio marchio, né una     
forma di acquisto del diritto all'uso del marchio da parte di chi lo 
abbia adottato di fatto senza contestazione, ma integra una ipotesi  
di decadenza dall'esercizio dell'azione di nullità o            
contraffazione. Ne consegue che tale decadenza può essere       
impedita dal solo esercizio delle suddette azioni, mentre resta      
irrilevante a tal fine l'eventuale invio di diffide stragiudiziali.

Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/07/2008, n. 17927

Cass. civ., sez. I, sentenza 14/08/2019, n. 21403

Qualora due società di capitali abbiano la medesima denominazione il conflitto tra i segni distintivi deve essere risolto attribuendo prevalenza all'iscrizione nel registro delle imprese, o nel registro delle società per il periodo che precede l'entrata in vigore della l. n. 580 del 1993, che è intervenuta per prima, senza che assuma rilievo né il mero pregresso utilizzo della stessa denominazione da parte di altra società, che ha cessato da tempo di operare e che faceva capo a familiari del socio di una della società registrata per seconda, né il fatto che la denominazione di quest'ultima coincida col cognome di uno di tali soci.

In tema di tutela del marchio debole registrato sono sufficienti a scongiurare la confusione tra i segni distintivi anche lievi modificazioni o aggiunte. ne consegue che deve escludersi la confondibilità dei segni distintivi quando il marchio simile risulti specificamente caratterizzato, ed inoltre l'attività dell'impresa titolare del marchio sia rivolta esclusivamente ad operatori del settore, ad altre imprese altamente specializzate ed a soggetti istituzionali. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha escluso la confondibilità fra i marchi "Green Power" ed Enel "Green Power", in quanto l'inclusione della parola Enel e di un albero stilizzato nel simbolo hanno originato un marchio complesso, foneticamente e graficamente distinto dal marchio denominativo "Green Power", proprio di un'impresa che offre i suoi prodotti ad operatori altamente specializzati).

L'inclusione in un marchio complesso dell'unico elemento, nominativo o emblematico, che caratterizza un marchio semplice precedentemente registrato si traduce in una contraffazione, anche se il nuovo marchio sia costituito da altri elementi che lo differenziano da quello precedente.

La confondibilità, che la legge richiede ai fini della tutela del marchio, si manifesta anche come potenzialità illecita, deducibile dalla naturale espansività dell'impresa titolare del segno; l'apprezzamento circa la ricorrenza della possibilità di confusione, pertanto, non può aver luogo con giudizio "ex post", dovendosi piuttosto verificare, con riguardo al momento in cui è stata introdotta la domanda giudiziale, se l'attività dell'attore, anche per la sua possibile espansione - intesa quale normale potenzialità - possa risultare pregiudicata dalla somiglianza o identità dei segni, che sia tale da determinare, nell'evoluzione naturale della sua posizione nel mercato, un pericolo di confusione.

Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2019, n. 10205

Ai sensi degli artt. 21, comma 1, lett. a), e 22 del d.lgs. 10       
febbraio 2005, n. 30, un segno distintivo costituito da un nome      
anagrafico validamente registrato come marchio non può essere,  
di regola, adottato, in settori merceologici identici o affini,      
né come marchio, né come denominazione sociale, salvo il   
principio della correttezza professionale, neppure dalla persona che 
legittimamente porti quel nome, in quanto, nell'ambito               
dell'attività economica e commerciale, il diritto al nome       
subisce una compressione ove sia divenuto oggetto di registrazione   
ad opera di altri. Ne consegue che non è conforme alla          
correttezza professionale l'inserimento, nella denominazione         
sociale, del nominativo di uno dei soci, coincidente con il nome     
proprio precedentemente incluso in un marchio registrato da terzi,   
che non sia giustificato dalla sussistenza di una reale esigenza     
descrittiva inerente all'attività, ai prodotti o ai servizi     
offerti, la cui ravvisibilità non può consistere nella     
sola circostanza che il nome sia patronimico di un socio.

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