Art. 13.((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30))

Art 13

Art. 80, comma primo e secondo, del r. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

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L'art. 48 r.d. 21 giugno 1942 n. 929 (nel testo anteriore alle       
modifiche introdotte dall'art. 45 d. lgs. 4 dicembre 1992 n. 480),   
là dove prevede la cosiddetta convalidazione del marchio        
successivo e confondibile, se usato in buona fede per cinque anni    
senza contestazioni, trova applicazione non soltanto nell'ipotesi di 
conflitto tra un marchio anteriore di fatto ed uno successivo        
registrato, ma anche nell'ipotesi di conflitto tra due marchi        
ambedue registrati. Ciò si desume sia dalla lettera della       
legge, che faceva riferimento ai marchi "conosciuti", i quali non    
sono soltanto quelli di fatto; sia dalla sua ratio, che era quella   
di evitare che il preadottante potesse appropriasi in mala fede      
dell'avviamento di chi aveva utilizzato per secondo il marchio.

La convalidazione di un marchio registrato, così come prevista  
dall'art. 48 del r.d. 21 giugno 1942 n. 929 (nel testo anteriore     
alle modifiche apportate dal d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 480), è  
consentita soltanto ove il marchio registrato per secondo sia stato  
utilizzato nell'ambito merceologico per il quale ha ottenuto la      
registrazione.

L'istituto della c.d. convalidazione, previsto dall'art. 48 r.d. 21  
giugno 1942 n. 929, nel testo anteriore alle modifiche introdotte    
dall'art. 45 d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 480, non rappresenta né  
una perdita del diritto all'uso del proprio marchio, né una     
forma di acquisto del diritto all'uso del marchio da parte di chi lo 
abbia adottato di fatto senza contestazione, ma integra una ipotesi  
di decadenza dall'esercizio dell'azione di nullità o            
contraffazione. Ne consegue che tale decadenza può essere       
impedita dal solo esercizio delle suddette azioni, mentre resta      
irrilevante a tal fine l'eventuale invio di diffide stragiudiziali.

Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/07/2008, n. 17927

Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/2019, n. 10100

Ai sensi degli artt. 21, comma 1, lett. a), e 22 del d.lgs. 10       
febbraio 2005, n. 30, un segno distintivo costituito da un nome      
anagrafico validamente registrato come marchio non può essere,  
di regola, adottato, in settori merceologici identici o affini,      
né come marchio, né come denominazione sociale, salvo il   
principio della correttezza professionale, neppure dalla persona che 
legittimamente porti quel nome, in quanto, nell'ambito               
dell'attività economica e commerciale, il diritto al nome       
subisce una compressione ove sia divenuto oggetto di registrazione   
ad opera di altri. Ne consegue che non è conforme alla          
correttezza professionale l'inserimento, nella denominazione         
sociale, del nominativo di uno dei soci, coincidente con il nome     
proprio precedentemente incluso in un marchio registrato da terzi,   
che non sia giustificato dalla sussistenza di una reale esigenza     
descrittiva inerente all'attività, ai prodotti o ai servizi     
offerti, la cui ravvisibilità non può consistere nella     
sola circostanza che il nome sia patronimico di un socio.

Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/2015, n. 3806

In tema di marchi di impresa, la qualificazione del segno distintivo 
come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della 
contraffazione in presenza dell'adozione di mere varianti formali, 
in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò 
che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, non 
potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di 
imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, 
cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio 
utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente. (In 
applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la 
sentenza impugnata, che aveva ritenuto insuscettibile di tutela il 
marchio costituito dalla combinazione di parole di uso comune 
"Divani & Divani" benché le stesse avessero assunto efficacia 
individualizzante del prodotto).

Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2015, n. 1861

In tema di marchi di impresa, costituisce marchio forte quello       
concettualmente distante dalla tipologia di prodotto contrassegnata, 
per cui la mera sostituzione, da parte di un'impresa concorrente,    
dell'aggettivo che accompagni il sostantivo costituente il nucleo    
distintivo e caratterizzante il marchio, non è sufficiente ad   
evitare la confusione, se l'aggettivo prescelto non costituisca una  
variante concettualmente significativa ed idonea a consentire la     
contemporanea presenza dei due segni distintivi sul mercato, in      
relazione a prodotti affini, ma abbia invece portata generica e      
significato simile all'originale. (In applicazione di tale           
principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, nella parte  
in cui aveva ritenuto che il marchio "Primi Vezzi" - brevettato da   
un'impresa produttrice e distributrice di articoli di abbigliamento  
per l'infanzia -  costituisse un marchio forte, rispetto al quale la 
denominazione "Piccoli Vezzi", utilizzata da altra impresa quale     
ditta ed insegna per un negozio di  abbigliamento per bambini,  non  
rappresentava una variazione risolutiva, tale da escludere la        
contraffazione).

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